Breve panorama sobre as principais mudanças resultantes da adoção do Brasil ao Protocolo de Madri

Dando sequência aos preparativos em curso para a adoção do Protocolo de Madri sobre o Registro de Marcas, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) publicou na terça-feira, 10 de setembro, as duas últimas Resoluções que entrarão em vigor em 2 de outubro próximo.

A primeira delas, a Resolução 247/2019, dispõe sobre o registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri. A Resolução 248/2019, por seu turno, trata do registro de marca em sistema multiclasse.

A Resolução 247 será aplicável tanto aos pedidos de registro de marca com designação para o Brasil, ou seja, pedidos depositados por estrangeiros junto à Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI), como também para pedidos depositados por nacionais ou por aqueles legitimados a depositar marcas em nosso País perante o INPI.

Tais Resoluções têm em comum o fato de serem aplicáveis também a pedidos nacionais, ou seja, pedidos de registro depositados por nacionais ou por estrangeiros no INPI sem a interferência da OMPI.

A Resolução 247/2019 – o registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri

Esta Resolução possui quatro capítulos: o primeiro deles elenca as definições dos termos a serem empregados para os pedidos depositados no Sistema de Madri. Os demais capítulos são os mais relevantes para o entendimento do referido sistema.

O capítulo II estabelece os procedimentos relacionados aos “Pedidos Internacionais Originados no Brasil”. Para estes, os idiomas aplicáveis são o espanhol ou o inglês.

Caso seja designado um país que exija a apresentação de declaração de intenção de utilização da marca, tal declaração deverá ser redigida no idioma do país em questão.

A certificação consiste de um exame formal feito pelo INPI, ocasião em que é realizado um confronto entre as informações fornecidas pelo depositante e aquelas contidas no pedido ou registro que servirá de base para o pedido internacional.

Não sendo apontadas inconsistências, o pedido será encaminhado à Secretaria Internacional (Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Industrial) e a data da inscrição internacional será a data de apresentação do pedido no INPI, o que se traduz em uma vantagem para o depositante, já que esta será considerada a data do registro da marca na OMPI. De todo modo, o INPI deverá observar o prazo de 60 dias para o envio do pedido à Secretaria Internacional, para que a data da inscrição internacional coincida com a data de apresentação do pedido no referido órgão.

Contudo, em caso de inconsistências, estas precisarão ser sanadas pelo depositante no prazo de 60 dias, o que torna pouco factível a concretização do benefício informado acima. Portanto, a acuracidade no preenchimento do pedido (em espanhol ou inglês) será decisiva para que o encaminhamento à Secretaria Internacional ocorra de forma a favorecer o depositante.

A possibilidade de serem requeridas designações posteriores é mais um dos atrativos do sistema. Nada impede que o depositante busque inicialmente proteção em por exemplo três países e depois requeira extensão territorial para outras jurisdições, sem qualquer limitação, desde que não seja alterado o escopo de proteção da marca.

Cada país designado irá examinar o pedido de acordo com sua própria legislação, vez que o Protocolo de Madri é apenas um sistema de registro internacional, criado para facilitar o gerenciamento de portfólios de marcas.

A fragilidade do sistema reside no fato de que, no caso de arquivamento ou indeferimento do pedido base ou do cancelamento ou extinção do registro base no prazo de cinco anos, a inscrição do registro internacional será cancelada. De todo modo, o depositante ou titular poderá buscar proteção nos países de interesse por meio de registros nacionais.

No capítulo III, estão elencadas as regras aplicáveis às “Inscrições Internacionais que Designam o Brasil”. Nestes casos, o idioma utilizado deverá ser o português não apenas para fins de preenchimento do formulário de depósito, mas todo e qualquer documento submetido ao INPI deverá ser redigido em português. No entanto, a apresentação de tradução simples de documentos será suficiente.

Para a prática de atos diretamente no INPI o titular terá que obrigatoriamente constituir e manter procurador qualificado e domiciliado no Brasil. Essa regra é flexibilizada pela possibilidade de apresentação posterior da procuração dentro de 60 dias, prazo esse que correrá independentemente de notificação ou exigência.

Uma vez recebido pelo INPI, o pedido com designação para o Brasil será examinado com fundamento na Lei no. 9.279/1996 (LPI). Com isso, as mesmas regras que se aplicam aos pedidos nacionais aplicar-se-ão aos pedidos vindos da Secretaria Internacional. Uma delas será o exame do pedido com fundamento também em proibições relativas, ou seja, direitos anteriores de terceiros poderão ser apontados como obstáculos ao registro. Nesse ponto, a Lei brasileira difere de muitas legislações que examinam a registrabilidade de uma marca apenas com base em proibições absolutas, como por exemplo termos descritivos, de caráter genérico etc.

Ao final de 18 meses, o INPI enviará à Secretaria Internacional (i) a notificação de recusa provisória ou total do pedido ou (ii) a declaração de concessão da proteção. Na hipótese de o INPI não enviar notificação de recusa à Secretaria Internacional no prazo de 18 meses, ocorrerá a concessão da proteção. Portanto, ao menos em tese existe a possibilidade de concessão da proteção por decurso de prazo.

A substituição e a transformação são mecanismos igualmente interessantes. No caso da substituição, o titular poderá solicitar a anotação da substituição do registro nacional pela inscrição internacional, desde todos os produtos e serviços listados no registro nacional estejam contidos na designação do Brasil e que o registro nacional esteja em vigor e seja anterior à designação do Brasil.

A hipótese de transformação ocorre quando o registro ou o pedido base for cancelado ou arquivado a pedido da Administração de Origem. Nesse caso, o titular poderá requerer ao INPI, no prazo de 3 (três) meses, que a designação seja transformada em um pedido ou registro nacional da mesma marca.

A Resolução 248/2019 – o registro de marca em sistema multiclasse

Essa pode ser considerada uma das mudanças mais significativas introduzidas em decorrência da adesão ao Protocolo de Madri. Ainda que o Brasil pudesse ter feito a opção pelo sistema multiclasse independentemente de tal adesão, fato é que isso ocorreu somente agora.

Considerando que o INPI, como já mencionado, realiza o exame de registrabilidade com base em proibições relativas, o exame propriamente dito não sofrerá alteração mesmo com a introdução do sistema multiclasse. Em suma, haverá um exame por classe, como se fossem pedidos distintos e como resultado disso são possíveis os seguintes cenários:

• Deferimento, com abertura de prazo para pagamento das taxas de registro;
• Indeferimento, quando a recusa ocorrer em todas as classes e
• Deferimento parcial, se ficar caracterizada a incidência em proibição de registro em parte das classes, o que acarretará o sobrestamento do pedido como um todo.

Mesmo passando a vigorar a partir de 2 de outubro próximo, o peticionamento relativo ao registro de marca em sistema multiclasse somente será disponibilizado no Sistema e-INPI a partir de 9 março de 2020.

Agora que foram publicadas todas as Resoluções relacionadas ao Protocolo de Madri, ficarão pendentes de peticionamento até 8 de março de 2020 o regime de cotitularidade e o sistema multiclasse.