por Ana Carolina Lee Barbosa Del Bianco
01 de dezembro de 2008
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Ao longo do ano de 2008 foram proferidas algumas decisões pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região – TRF que convergem no sentido de que não é possível o reconhecimento do alto renome de uma marca através de ação judicial declaratória, mas tão somente pela via administrativa, conforme dispõe a Resolução nº 121/2005 do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial).
Essa foi a fundamentação adotada pelo referido Tribunal (a) ao julgar procedentes as ações rescisórias propostas pelo INPI contra as decisões judiciais que, acolhendo ações declaratórias ajuizadas para tal fim, haviam reconhecido o alto renome das marcas DAKOTA e ABSOLUT; (b) ao prover o recurso de apelação interposto pelo mesmo Instituto contra a decisão de primeira instância que julgara procedente o pedido de declaração de alto renome da marca CASTROL e (c) ao negar provimento às apelações interpostas contra as decisões de primeira instância que julgaram improcedentes as ações declaratórias do alto renome das marcas TIGRE e CONTINI.
Marcas de alto renome são aquelas que, em virtude de uma combinação de fatores, como, por exemplo, maciços investimentos em "marketing" e uso contínuo, conquistaram fama excepcional, de forma a se tornarem merecedoras de proteção especial, que se estende a todos os ramos de atividade.
Contudo, embora o artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial -LPI contemple proteção especial às marcas de alto renome, não determinou o procedimento a ser adotado para a obtenção de seu reconhecimento.
Diante dessa aparente lacuna legal, em 27 de janeiro de 2004, o INPI publicou sua Resolução nº 110/2004, que por sua vez foi revogada e substituída pela Resolução nº 121, de 06 de setembro de 2005 do mesmo instituto e que permanece em vigor. Essa Resolução normalizou os procedimentos para a obtenção do reconhecimento do alto renome e possibilitou seu requerimento pela via administrativa, em matéria de defesa, em sede de oposição ou de processo administrativo de nulidade contra processos de marcas de terceiros que conflitem com as marcas cujo alto renome pretende-se que seja reconhecido.
Ocorreu, porém, que devido ao fato de a Resolução 121/05 ter limitado a possibilidade de requerimento do alto renome de uma marca à via incidental, na esfera administrativa, bem como ao período em que o artigo 125 da LPI ficou desprovido de regulamentação, muitas empresas recorreram ao Judiciário, por meio de ações declaratórias, como maneira alternativa à obtenção do reconhecimento do alto renome de suas marcas. Esse procedimento pode parecer razoável, levando-se em conta que as marcas podem atingir elevado grau de fama, sem que terceiros tentem registrar marcas semelhantes, não tendo, então, o titular da marca supostamente famosa a oportunidade de pleitear o reconhecimento de seu alto renome.
Entretanto, como visto acima, o TRF vem reafirmando seu entendimento de que a ação declaratória não é a forma adequada de se buscar o reconhecimento do alto renome de uma marca, especialmente, com base nos seguintes argumentos:
(i) a declaração de alto renome não encontraria abrigo nas hipóteses trazidas pelo art. 4º do Código de Processo Civil Brasileiro – CPC;
(ii) as marcas de alto renome não poderiam ser objeto de decisões judiciais já que estas lhes confeririam certificação permanente e inalterável, o que conflitaria com o caráter transitório do status de alto renome de uma marca.
O primeiro argumento é estritamente processual e corresponde à atual interpretação do referido dispositivo legal pelo TRF no sentido de que as ações declaratórias não comportam a mera documentação de um fato, tal como o alto renome de uma marca.
Já a outra fundamentação em destaque chama atenção ao fato de que as decisões judiciais, ao fazerem coisa julgada material, passam a ser inalteráveis, não sendo a forma adequada de se buscar o reconhecimento do renome de uma marca, pois esta condição parte de circunstâncias fáticas diversas, que podem variar e determinar até mesmo a perda do renome.
Assim, entendeu o Tribunal que uma decisão judicial poderia eternizar a certificação do alto renome de uma marca, ao passo que esta condição estritamente fática pode ser perdida. Por este motivo, o TRF vem apontando como a via adequada para se buscar o reconhecimento do alto renome os procedimentos definidos na Resolução 121/05 do INPI, alegando, ainda, que este Instituto poderia acompanhar as circunstâncias fáticas que determinam ou suprimem o renome da marca.
Outro argumento levantado pelo TRF no acórdão que julgou procedente a ação rescisória proposta pelo INPI em face da empresa Dakota Calçados Ltda. e acabou por revogar a declaração de alto renome que havia sido concedida à marca DAKOTA por meio de ação declaratória, foi o de que não houve divergência de entendimentos entre a referida empresa e o INPI, que foi o réu desta ação.
Portanto, não tendo havido qualquer resistência por parte do INPI em declarar o alto renome da marca DAKOTA, inclusive por não ter tido oportunidade de fazê-lo, não haveria interesse por parte da empresa titular para propor uma ação judicial.
Essas decisões, evidentemente, limitam as perspectivas de uma empresa obter o reconhecimento do alto renome de sua marca pela via judicial, havendo que recorrer, então, ao procedimento fixado na Resolução 121/05 que não contempla um procedimento autônomo para tanto.
Assim, uma empresa pode se ver impedida de alcançar o reconhecimento do alto renome de sua marca, caso não surjam oportunidades para fazê-lo incidentalmente na esfera administrativa, razão pela qual a referida resolução ainda é objeto de discussão.
*artigo em co-autoria com Ariel Barcelos Marques Pereira