Divisão de Pedidos de Patente, Subsídios e Final do Exame

A Lei de Propriedade Industrial dispõe que "O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame" (Art. 26) e que "Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame" (Art. 31). Além disso, acerca da produção de efeitos dos atos do INPI, o artigo 226 da LPI dispõe como segue:

Art. 226 – Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão oficial, ressalvados:

I – os que expressamente independerem de notificação ou publicação por força do disposto nesta Lei;

II – as decisões administrativas, quando feita notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no processo; e

III – os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das partes.

Nas reuniões de que participamos, como membros da Comissão de Patentes da ABPI, no INPI visando à elaboração dos atos normativos após a aprovação da Lei n° 9279/96, tivemos ciência de que o INPI enxergou na possibilidade de apresentação de subsídios até o final do exame o seguinte problema: o examinador conclui o exame, assina o parecer e o envia para publicação e, antes que a publicação ocorra, terceiros apresentam subsídios ao exame, obrigando o examinador a reabrir o exame e a considerar a petição de subsídios. A solução proposta pelo INPI, contrariamente à posição da ABPI, residiu em estabelecer no Ato Normativo 127/97 que "Para os efeitos dos arts. 26 e 31 da LPI, considera-se final de exame a data do parecer conclusivo do técnico quanto à patenteabilidade, ou o trigésimo dia que antecede a publicação da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo, o que ocorrer por último" (item 7.5). A conseqüência de tal disposição reside em que se antecipa o momento do "final do exame", se comparado com o momento da publicação da decisão final na RPI.

Não foram aceitos os argumentos de nosso grupo da ABPI de que essa disposição contraria o artigo 226 da LPI, na medida em que a decisão final que encerra o exame não se enquadra em nenhuma das exceções a que se reportam os incisos I a III desse artigo e, portanto, apenas pode produzir efeitos a partir de sua publicação. Ademais, foi também ressaltado que a antecipação artificial dessa data para o momento em que o examinador assina o parecer final ou para 30 dias que antecedem a publicação da decisão poderia prejudicar o depositante que deseja depositar uma divisão de seu pedido antes da publicação da decisão.

Uma vez que estamos, novamente, em vias de alterar os atos normativos em vigor e que já se iniciaram reuniões periódicas de representantes da ABPI e ABAPI com o INPI com esse propósito, vale uma reflexão sobre a questão dos subsídios e o final do exame.

A proposta de substituir o antigo procedimento de oposição formal, com prazo definido, por um novo procedimento de apresentação de subsídios a qualquer momento do exame surgiu na época em que participávamos de discussões sobre o projeto para a nova lei de propriedade industrial que tramitava, então, no Congresso Nacional. A minuta que existia naquela época do Tratado de Harmonização de Leis de Patentes da OMPI, propugnava a inexistência de qualquer etapa de oposição antes da concessão, como forma de acelerar o exame de pedidos e a concessão das respectivas patentes. Em vista, contudo, da situação brasileira onde, por desconhecimento dos princípios básicos do sistema de patentes ou até por má fé, há um volume não desprezível de pedidos de patente para matérias conhecidas, optamos na ABPI por atender às determinações daquele projeto de tratado extinguindo com a oposição formal e o recurso contra o deferimento de pedidos de patente, porém mantendo a possibilidade de terceiros apresentarem informações relevantes que pudessem subsidiar o exame. A idéia era que esses subsídios tivessem o mesmo efeito de uma denúncia e que os documentos apresentados fossem considerados como se tivessem sido encontrados pelo próprio examinador. Com isso, uma petição de subsídios entraria no "fluxo" normal do exame, dando oportunidade para que terceiros apresentassem informações relevantes, porém sem afetar o andamento do processo com prazos para apresentação de contestações e para que o depositante se manifestasse a respeito. A fim de se evitar que o examinador se sentisse inclinado a aguardar até o final do prazo para apresentação desses subsídios para, então, iniciar o exame, julgamos mais apropriado manter essa possibilidade em aberto até o final do exame.

Daí que deixou de haver o prazo de 90 dias, a partir da publicação do exame, para que terceiros apresentassem oposição, deixou de existir a própria publicação do exame e deixou de existir uma publicação para que o depositante se manifestasse previamente sobre os termos da oposição, antes que o examinador iniciasse o exame do pedido. Somados todos esses prazos, logrou-se uma redução de, no mínimo, 3 meses e de pelo menos 6 meses nos casos em que uma oposição era apresentada. Na mesma linha, reduziu-se o lapso de tempo que decorre entre o deferimento e a expedição da patente, mediante extinção da possibilidade de que terceiros recorram contra o deferimento do pedido de patente. Em linha com o projeto de tratado acima, manteve-se a via da nulidade administrativa, após expedida a patente, que, em realidade, passa a ser a única instância de contestação formal com contraditório entre depositante e a parte contrária.

Voltando à questão dos subsídios, pelas normas vigentes, o depositante não será notificado na RPI a respeito da apresentação de subsídios por terceiros e, apenas através de parecer emitido pelo examinador, tomará conhecimento sobre as informações e documentos apresentados, sendo que o parecer já conterá a opinião do examinador sobre a relevância desses documentos.

Decorre dos conceitos acima que o examinador tem a liberdade de não considerar os subsídios apresentados, caso esses lhe cheguem às mãos após ele ter concluído seu parecer final. Note-se que isso não conflita com as disposições da LPI que facultam a terceiros, até o final do exame, a apresentação de documentos para subsidiarem o exame. A petição de subsídios será protocolada, porém não gerará os efeitos desejados pelo requerente se o examinador já tiver concluído o exame, o que é uma questão de fato. Dois aspectos importantes a se considerar residem em que (i) se a petição apenas chegou às mãos do examinador após esse ter concluído o exame, então é porque, provavelmente, o requerente esperou tempo demais para apresentar sua petição, considerando a data de publicação do pedido e (ii) há uma etapa de contestação formal da validade da patente a partir de sua expedição, de tal modo que a desconsideração de uma petição de subsídios tardia não impede a parte contrária de re-apresentar seus argumentos e documentos em etapa subseqüente. Ademais, se o examinador preferir, a sua opção, considerar os termos de petição de subsídios que entraram após a conclusão efetiva do exame, por concluir que os fatos trazidos aos autos justificam uma revisão do processo, ele pode reabrir o exame, anulando a publicação do deferimento ou sugerir a instauração de ofício de processo de nulidade administrativa.

Em vista das considerações acima, no que concerne a terceiros que pretendem apresentar subsídios, a solução adotada pelo INPI quanto ao "final do exame" tem efeitos práticos semelhantes ao procedimento originalmente imaginado pela ABPI, uma vez que, como dito, se o exame já foi concluído, como questão de fato, o examinador não tem obrigação de considerar a petição de subsídios em qualquer dos casos. Por outro lado, contudo, a solução do INPI reduz o prazo para que o depositante deposite divisões de seu pedido, o que pode resultar em prejuízo irremediável para a correta proteção de seus direitos. Nesse caso, como já dito, o "final de exame", como questão de direito, apenas deveria produzir efeitos sobre a faculdade de o depositante apresentar divisões de seu pedido a partir da publicação de uma decisão. Note-se que o depósito de divisões não é expediente utilizado com muita freqüência, em especial em vista dos altos custos envolvidos, já que além dos custos normais de depósito, todas as taxas já pagas em relação ao pedido principal devem ser pagas também, de uma só vez, para o pedido dividido.

Abrindo parênteses para uma análise comparativa com a situação inglesa, veremos que o "Patents Act de 1977" dispõe em sua seção 21 que qualquer pessoa pode apresentar observações por escrito, quanto à patenteabilidade da invenção, entre a publicação do pedido e a concessão da patente. O mesmo enfoque pretendido pela ABPI quanto ao efeito de denúncia dos subsídios parece existir na Inglaterra, visto que a pessoa que os submete não se torna parte do processo . De acordo com as regras pertinentes, se a autoridade ainda não enviou ao depositante o aviso de que o pedido atende aos requisitos legais e regulamentos, tais observações devem ser encaminhadas ao examinador, que deverá considerar e comentar tais observações na medida em que ele considere adequado . De acordo com o "Patents Act" uma vez que o examinador conclua que o pedido atende aos requisitos legais e regulamentos, uma notificação é enviada ao depositante, uma publicação para ciência de terceiros apenas ocorrendo posteriormente, quando da comunicação da concessão da patente. Assim, na Inglaterra, mesmo antes da publicação da concessão, o examinador não terá mais que considerar observação apresentadas por terceiros. De modo semelhante, portanto, ao efeito pretendido originalmente para os subsídios no Brasil, embora a lei inglesa determine que qualquer pessoa pode apresentar observações até que a patente seja concedida, o regulamento pertinente apenas obriga o encaminhamento das observações ao examinador até o momento em que uma comunicação tenha sido feita ao depositante de que seu pedido está de acordo com as prescrições legais e, ainda assim, o examinador levará em consideração essas observações da maneira que julgar apropriada. Ou seja, também na Inglaterra, há um intervalo de tempo em que a lei ainda permite a apresentação de observações, porém essas não serão mais obrigatoriamente consideradas pelo examinador, o que ocorre entre a comunicação segundo a Seção 18(4) e a publicação da concessão segundo a Seção 24(1).

Voltando à Lei n° 9279/96 e às alterações propostas para o ato normativo de patentes, para que se considerem corretamente as disposições legais vigentes, a Comissão de Patentes da ABPI aprovou a seguinte proposta quanto à definição do "final do exame" no ato normativo:

"Para os efeitos dos arts. 26 e 31 da LPI, considera-se final de exame a data de publicação da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo."

Como resultado de tal proposta e das considerações acima, o depositante de pedido de patente poderá dividir seu pedido até a data efetiva de publicação de uma decisão final e terceiros poderão apresentar petições de subsídios até a mesma data, a qual, porém, não precisará ser aceita pelo examinador se ele já tiver, de fato, concluído o exame.