A Alemanha é historicamente um dos mais importantes parceiros tecnológicos do Brasil. Segundo estatísticas oficiais do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) – órgão do governo responsável pela averbação os contratos que implicam fornecimento de tecnologia -, a Alemanha foi o segundo país que mais exportou tecnologia para o Brasil no ano de 2008. Os contratos que implicam fornecimento de tecnologia compreendem não apenas os contratos de fornecimento de know-how, mas também faturas/ contratos relativos a serviços de assistência técnica e os acordos relativos a direitos de propriedade industrial. Tais contratos necessitam ser averbados perante o INPI para produzirem os seguintes efeitos:
- Viabilizar a remessa de pagamentos ao exterior;
- Permitir a dedução fiscal de tais pagamentos pela empresa brasileira;
- Validade/ oponibilidade perante terceiros.
Vale destacar que o INPI é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). O principal objetivo do órgão é executar as normas que regulam a propriedade industrial, sendo, assim, responsável pela concessão de patentes, registro de marcas, de programas de computador, de desenhos industriais e indicações geográficas, além de efetuar a averbação dos contratos que implicam fornecimento de tecnologia.
Muito embora a forma de atuação do INPI nos processos de averbação seja objeto de discussões, fato é que o Instituto procede com uma análise rigorosa dos termos e condições previstos nos contratos que são submetidos à averbação.
O ápice da intervenção do INPI nos contratos ocorreu com a edição do já revogado Ato Normativo No. 15/1975. Por intermédio de tal Ato Normativo, o Instituto chegou inclusive a determinar quais cláusulas poderiam ou não constar em um contrato de fornecimento de tecnologia.
Muito embora o referido Ato Normativo tenha sido revogado em 1993 e o contexto político-econômico do país tenha mudado substancialmente desde então, o INPI ainda intervém nos contratos, verificando se os termos e condições negociados estão de acordo com as normas da legislação fiscal e cambial (principalmente) e com os entendimentos consolidados pelo Instituto. Nesse sentido, destacamos algumas das principais normas e entendimentos atualmente aplicados pelo INPI:
- O conceito de licença ou uso temporário de tecnologia não é aceito, mas apenas o de transferência definitiva (compra e venda) de tecnologia. Em virtude desse entendimento, cláusulas prevendo o retorno da tecnologia ou devolução de informações confidenciais não são aceitas;
- Se o contrato for firmado entre empresas com vínculo acionário (entre a matriz estrangeira e subsidiária brasileira, por exemplo), os pagamentos a serem negociados devem obedecer aos limites de dedução fiscal previstos na Portaria No. 436/1958, do Ministério da Fazenda. Se o contrato for firmado entre empresas independentes, os limites previstos na referida Portaria aplicam-se apenas para fins de dedução fiscal dos pagamentos;
- Contratos de fornecimento de tecnologia somente são averbados por um prazo máximo inicial de 5 (cinco) anos, prorrogáveis por mais um período de 5 (cinco) anos, desde que demonstrada a necessidade da empresa brasileira receptora em manter o vínculo contratual;
- Obrigações permanentes de confidencialidade não são aceitas, podendo somente vigorar pelo prazo do contrato e por um período de 5 a 10 anos após seu término ou expiração;
- O INPI considera como data efetiva do contrato a data de protocolo do pedido de averbação. Assim, em termos práticos, apenas os royalties computados a partir da data do protocolo podem ser remetidos à empresa estrangeira detentora da tecnologia;
- No caso de faturas/ contratos relativos a prestação de serviços de assistência técnica, a remuneração devida pela empresa brasileira deverá ser decomposta em virtude do valor homem-hora (ou homem-dia) dos técnicos da empresa estrangeira, sendo necessário ainda informar o período estimado de prestação de serviços;
- Em contratos mistos, que versem sobre fornecimento de tecnologia e licenciamento de uso de marcas ou exploração de patentes, o INPI exige que os pagamentos sejam concentrados em uma única categoria. A única exceção se refere à possibilidade de cumulação de pagamentos por serviços de assistência técnica.
Em termos práticos, se o contrato não estiver em conformidade com as normas e entendimentos aplicados pelo INPI, o pedido de averbação sofrerá exigências, que podem consistir de pedidos de esclarecimentos ou, até mesmo, de aditamento contratual com a revisão de termos substanciais do contrato, tais como: preço, prazo de vigência, confidencialidade, etc. Tais exigências, se não atendidas, podem levar ao indeferimento do pedido de averbação.
Assim, é fundamental que, durante o processo de negociação desse tipo de contrato, as partes considerem as normas e entendimentos aplicados pelo Instituto, de modo a evitar esses problemas.
Outra questão importante é o prazo estimado de conclusão de um processo de averbação. A partir da data de protocolo do pedido de averbação do contrato ou fatura (no caso de prestação de serviços de assistência técnica), o INPI leva cerca de 30-40 dias para se manifestar; entretanto, como o Instituto geralmente costuma emitir ao menos uma exigência e que as partes têm 60 dias para respondê-la, todo o processo de averbação costuma demorar cerca de 3 a 5 meses.
Nesse sentido, como a remessa de pagamentos ao exterior está condicionada à efetiva averbação do Contrato (que se ultima com a emissão do Certificado de Averbação pelo INPI), as partes devem considerar o período estimado de conclusão do processo no momento de equacionar a expectativa de recebimento dos pagamentos.
Por fim, cumpre ressaltar que, após a conclusão do processo de averbação, o Certificado emitido pelo INPI deverá ser levado a registro perante o Banco Central a fim de viabilizar a remessa dos pagamentos ao exterior. Em virtude da natureza declaratória do registro, o procedimento costuma ser rápido e simples.
