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Critérios de nomeação de inventores e autores segundo a prática internacional e a legislação brasileira

por Carlos Eduardo Eliziário de Lima e Frank Fischer

01 de julho de 2008

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O presente artigo visa analisar a intrincada problemática da nomeação de inventores (autores) em pedidos de patente e pedidos de registro de desenho industrial decorrentes da cooperação de mais de uma pessoa.

Em sentido amplo e considerando a própria etimologia do vocábulo, para que um indivíduo seja considerado "autor", ele deve necessariamente ter contribuído para a criação de algo.

Entretanto, embora pareça simples, nem sempre é fácil e pacífico determinar quem efetivamente contribuiu para a concepção de uma invenção, mormente em processos mais complexos que podem envolver dezenas de pesquisadores de uma mesma empresa e, ainda, a participação de agentes externos.

Ademais, conforme será comentado a seguir, não é qualquer tipo de contribuição no processo de pesquisa que deve ser considerada para essa finalidade.

Tendo em vista a inexistência de parâmetros claros na legislação brasileira, a experiência de alguns países sobre o assunto foi analisada a fim de se verificar quais critérios poderiam ser analogamente aplicados no Brasil para definição dos autores de uma invenção ou desenho industrial.

A adoção de tais critérios pode representar um útil instrumento não somente para evitar eventual violação do direito de nomeação, mas também para afastar riscos quanto à própria titularidade do pedido de patente ou registro de desenho industrial.

1. COMENTÁRIOS PRELIMINARES

Resumidamente, há dois direitos bastante distintos que decorrem da concepção de uma invenção ou criação de um desenho industrial: o direito de autoria e o direito de titularidade.

O direito de autoria é a prerrogativa do criador de ser nomeado/reconhecido como tal no pedido de patente ou registro de desenho industrial. Ressalvadas as devidas diferenças, assemelha-se, no âmbito do direito autoral, ao direito moral do autor de ser identificado como tal em divulgações da obra que produziu.

Por outro lado, a titularidade refere-se ao direito de propriedade que recai sobre o pedido de patente ou registro de desenho industrial. E é por força desse direito que o titular pode impedir terceiros de, sem seu consentimento, explorarem produto ou processo objeto de patente ou registro de desenho industrial.

Na LPI, os direitos de autoria e propriedade encontram-se previstos no artigo 6º:

"Art. 6º – Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

§ 1º Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente.
§ 2º A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade.
§ 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.
§ 4º O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação."

Com relação à existência do direito de autoria especificamente, o artigo 4 ter da Convenção da União de Paris (CUP) não deixa dúvidas a respeito:

"Art. 4 ter – O Inventor tem o direito de ser mencionado como tal na patente."

Nos termos dos dispositivos acima, portanto, o inventor tem o direito de ser nomeado como tal, sendo que esta nomeação presta-se somente a garantir os direitos autorais morais dos co-autores, isto é, a prerrogativa de ter seus respectivos nomes ligados à autoria da invenção, o que não afeta as regras relativas à propriedade das invenções concebidas no âmbito de relações empregatícias ou de contratos de prestação de serviços.

Ainda nesse sentido, conforme pode se concluir do artigo 6º da LPI, assumindo a possibilidade de se ter um inventor preterido quando do depósito do pedido de patente, pode ele, se possuir elementos que comprovem sua contribuição para a concepção de uma invenção, requerer, judicialmente ou extrajudicialmente, sua expressa inclusão no pedido de patente, pleiteando eventual reparação por danos morais decorrentes de sua não inclusão.

Ademais, dependendo das circunstâncias em que a invenção ou desenho industrial foi concebido, eventual falha na nomeação dos inventores pode trazer conseqüências ainda mais sérias na medida em que pode refletir na titularidade do pedido de patente, ocasionando uma indesejada ocorrência de co-propriedade.

Antes, no entanto, de analisar como a questão é indiretamente regulamentada pela própria LPI, convém analisar como o tema é tratado em outros países, até para que seja possível avaliar a possibilidade de se adotar critérios objetivos para a definição dos autores.

2. PRÁTICA INTERNACIONAL

2.1. Situação nos Estados Unidos

A legislação estadunidense traz alguns critérios valiosos para se nomear um indivíduo como inventor em um pedido de patente.

Considera-se "inventor" o indivíduo que "concebeu"1 uma idéia E a "concretizou", não sendo a simples concepção da idéia considerada invenção. Como "concretização de uma idéia" basta o depósito do pedido de patente, ou seja, não é necessário que o objeto do invento seja efetivamente materializado na prática2.

Além disso, um indivíduo que "concretizou a invenção" com base nos ensinamentos da concepção da idéia de um inventor, não pode ser considerado como co-inventor. Isso pode ser concluído a partir da decisão no caso Huck x Textron3, onde se consolidou ainda a interpretação de que o "simples fato de terceiros terem feito sugestões e possivelmente ajudarem na concepção de uma idéia, não os torna inventores".

Ainda, segundo 35 USC 1164, concernente a inventores na legislação estadunidense, para que diversos indivíduos sejam considerados co-inventores em um pedido de patente, cada um deles deve ter trabalhado na mesma matéria, e devem ter contribuído na "concepção da invenção" tal como definido em pelo menos uma reivindicação de um pedido de patente.

O fato de um indivíduo liderar um departamento de pesquisa, no qual inventores trabalham sob seu comando, não necessariamente o constitui como um inventor (ou co-inventor), salvo se for possível enquadrá-lo nas condições acima citadas.

Por conta disso, nos Estados Unidos, caso um inventor seja deixado de fora em um pedido de patente e não haja claro vínculo contratual, pode ele, a qualquer momento, reivindicar seus direitos e interferir nos interesses dos demais titulares.

Nesse sentido, é importante salientar que nos Estados Unidos cada co-titular (ou co-inventor caso não haja cessão de direitos) pode explorar e inclusive licenciar a patente, sem consentimento da outra parte. Quanto à jurisprudência nessa área, podemos citar o caso mais conhecido nesse contexto: Ethicon v. U.S. Surgical, onde um dos inventores inicialmente omitido da patente foi posteriormente incluído como titular no transcurso da ação, licenciando a sua parte para U.S. Surgical, inicialmente acusada de infração, pela Ethicon5, de modo que o direito de exclusividade que a Ethicon possuía no tocante à exploração do invento patenteado foi fulminado por falha na nomeação de inventores no inicio dos trâmites do pedido de patente.

2.2. Situação na Alemanha e Convenção Européia de Patentes (EPC)

Tanto a legislação alemã, quanto a EPC, a exemplo da lei brasileira, não trazem diretrizes específicas quanto à nomeação de inventores e pedidos de patente.

Por outro lado, algumas decisões judiciais trazem posicionamentos que facilitam o entendimento da matéria. Nesse sentido, pode-se destacar que, segundo a justiça alemã, considera-se inventor ou co-inventor o indivíduo que participou da criação e concretização da invenção com idéias que extrapolem o conhecimento de um técnico no assunto, ou seja, que não sejam óbvias6. Em outras palavras, apesar de parecer não haver um direcionamento claro para as reivindicações, tal como ocorre nos Estados Unidos da América, presume-se que uma idéia "não óbvia" fará parte do quadro reivindicatório de um pedido de patente, de modo que, possivelmente, temos também aqui uma diretriz com razoável clareza quanto à co-autoria em patentes.

Além das idéias não serem óbvias, segundo entendimento do judiciário alemão, elas deverão contribuir significativamente para a obtenção do resultado da invenção.

Ademais, segundo a legislação alemã, indivíduos que tenham trabalhado por instrução do inventor, mesmo que executando tarefas que tenham ajudado a resolver o problema que se procurava equacionar, não serão considerados como co-inventores7. Em outras palavras, um indivíduo só pode ser considerado inventor se a sua contribuição tenha sido feita a partir de suas próprias idéias e não seja simplesmente baseada em instruções de terceiros8.

2.3. Situação no Reino Unido

Segundo a legislação do Reino Unido, somente se considera inventor aquele indivíduo que contribuiu de maneira inventiva no pedido de patente, ou seja, contribuiu além do conhecimento óbvio para um técnico no assunto.

Em linhas gerais, portanto, a legislação no Reino Unido traz diretrizes similares àquela encontrada na legislação alemã, ou seja, não se considera inventor aquele indivíduo que trabalhou com base em instruções e onde não houve iniciativa, o mesmo se aplicando para gerentes e supervisores que não tenham contribuição inventiva para o pedido de patente, seguindo, nesse particular, a lógica da legislação estadunidense.

3. SITUAÇÃO NO BRASIL

Da breve análise da experiência de outros países sobre o tema já é possível inferir que não é qualquer contribuição que deve ser considerada para se qualificar determinado indivíduo como autor de uma invenção.

Embora a LPI não contenha regras explícitas sobre a questão, as condições para que uma criação seja passível de proteção por patente já denotam o tipo de contribuição que deve ser considerada para a definição e nomeação dos inventores no pedido de patente.

Vejamos, nesse sentido, o que estabelecem os artigo 8º e 41 da LPI:

Art. 8° – É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade absoluta (o invento não pode ter sido tornado disponível ao público em lugar algum do mundo – Art. 11), atividade inventiva (o invento não pode ser considerado como uma decorrência óbvia daquilo que já se conhece – Art. 13).

Bem como:

"Art. 41 – A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos."

Ao se interpretar o artigo 8º em conjunto com o artigo 41, tem-se que a proteção conferida a uma determinada patente está delimitada pelo teor das reivindicações.

Como premissa, portanto, para que um indivíduo seja nomeado e qualificado como inventor/autor, sua contribuição deve estar refletida no teor das reivindicações do pedido de patente ou registro de desenho industrial, tendo em vista que são elas que definem a extensão da proteção conferida por lei.

Em termos práticos, tendo em vista a sistemática da proteção de patentes prevista na LPI e, também, a prática internacional sobre o assunto, para que um indivíduo seja nomeado como inventor/autor em um pedido de patente ou pedido de registro de desenho industrial, ele deverá:
(i) ter contribuído para que algo novo tenha sido criado;
(ii) ter contribuído efetivamente no processo inventivo; e
(iii) não ter meramente seguido ordens de terceiros.

4. CONCLUSÕES

Diante da análise da experiência internacional sobre o assunto, bem como sobre o tratamento aplicado pela própria LPI, pode-se concluir que não é qualquer contribuição no processo de desenvolvimento de uma invenção que legitima a caracterização de um indivíduo como autor/inventor.

Nesse tocante, os critérios acima listados podem ser úteis no processo de definição dos reais autores de uma invenção.

Para aplicação efetiva de tais critérios, entretanto, é fundamental que os processos de pesquisa e desenvolvimento que possam gerar uma inovação sejam atentamente monitorados, o que nem sempre representa tarefa fácil, sobretudo na hipótese de trabalhos desenvolvidos em regime de parceria envolvendo terceiros.

Co-autora: Paula Santos Silva (Coordenadora de Patentes da Natura)
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[1] Manual of Patent Examining Procedure – MPEP 2138.04 "Conception" – Conception has been defined as "the complete performance of the mental part of the inventive act" and it is "the formation in the mind of the inventor of a definite and permanent idea of the complete and operative invention as it is thereafter to be applied in practice…."

[2] MPEP – 2138.05 "Reduction to Practice" – Reduction to practice may be an actual reduction or a constructive reduction to practice which occurs when a patent application on the claimed invention is filed. The filing of a patent application serves as conception and constructive reduction to practice of the subject matter described in the application.

[3] No caso Huck v. Textron, pode-se encontrar base para essa forma de interpretação: “The suggestion or conception of an idea or appreciation of a result to be accomplished, rather than the means of accomplishing it, particularly when the means constitute an essential part of the invention, does not constitute joint or sole inventorship. The mere fact that others made suggestions and possibly gave assistance does not necessarily make them inventors.”

[4] 35 U.S.C. 116 Inventors.
When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required oath, except as otherwise provided in this title. Inventors may apply for a patent jointly even though (1) they did not physically work together or at the same time, (2) each did not make the same type or amount of contribution, or (3) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent.
  

[5] Nesta ação, a empresa Ethicon acusou a empresa U.S. Surgical de fabricar ou vender um dispositivo cirúrgico que supostamente estaria coberto por duas das reivindicações independentes da patente US 4.535.773 de autoria do único inventor Dr. Yoon. Durante o transcurso da ação, a U.S. Surgical tomou conhecimento de que um técnico em eletrônica, Sr. Choi, que alegava ter contribuído para o objeto da patente US 4.535.773, teria sido excluído como co-inventor. Imediatamente, a U.S. Surgical obteve uma licença de uso da patente US 4.535.773 do Sr. Choi para poder explorá-la, tendo a data da licença de uso sido contabilizada retroativamente. Além disso, a empresa U.S. Surgical ainda firmou um contrato por meio do qual o inventor Choi iria assessorá-la no curso da ação impetrada pela empresa Ethicon. Com esse contrato firmado, a empresa U.S. Surgical retificou a titularidade da patente US 4.535.773 junto ao Escritório de Marcas e Patentes norte-americano (United States Patent and Trademark Office) tendo ação sido considerada improcedente a partir dessa alteração.

[6] BGH – May 5, 1966 (“Spanplatten”) inventor can be “who has been involved in the creation of the invention, namely in the statement of the object or in its solution, by ideas that exceed ordinary skill in this field”.

[7] BGH 16.09.2003 (“Verkranzungsverfahren”). “Those contributions that have not influenced the overall success, i.e. are insignificant with respect to the solution, and those that have been made upon the instructions of an inventor or a third party, do not [substantiate] any co-inventorship.”

[8] BGH – 15.05.2001 (“Schleppfahrzeug”). “Within the meaning of Article 60 EPC inventor can only be a person who has developed a technical teaching by virtue of his own ideas and independently of any directives given to him by third parties and has thus gained knowledge about the invention”. 

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Carlos Eduardo Eliziário de Lima

Agente da Propriedade Industrial , Advogado

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Frank Fischer

Engenheiro Eletrônico, Agente da Propriedade Industrial

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