por Felipe Dannemann Lundgren e Patrícia Porto
20 de fevereiro de 2024
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Felipe Dannemann Lundgren and Patricia Porto
Entrou em vigor, em fevereiro de 2024, o parecer 00017/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, proferido pela Procuradoria do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) a respeito da consulta realizada pela Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC) sobre os limites e o alcance do efeito devolutivo pleno, conforme previsto no artigo 212, § 1º, da Lei da Propriedade Industrial (LPI), com relação às marcas. A consulta da CGREC teve como base dois questionamentos, gerando dois posicionamentos da Procuradoria do INPI acerca: 1) dos recursos contra o indeferimento de marca baseado em indisponibilidade do sinal marcário devido a registro de marca prévia, que seja objeto de pedido de caducidade por falta de uso do sinal; e 2) dos recursos contra marcas indeferidas por critérios absolutos por ausência de distintividade, liceidade e/ou veracidade do sinal, que em segunda instância foram considerados aptos a registro, restando pendente, entretanto, a análise da disponibilidade da marca objeto do recurso.
Em relação ao primeiro questionamento, a CGREC relatou, como base para a consulta, situação em que o pedido de registro de uma marca foi indeferido pelo INPI com fundamento no inciso XIX do art. 124 LPI. Esse artigo proíbe o registro de marcas que consistam em “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”. Com o pedido negado, a titular recorreu contra o indeferimento de seu pedido de registro de marca, alegando que a anterioridade impeditiva ao registro de sua marca não fora utilizada nos últimos cinco anos, sendo objeto de pedido de caducidade, razão pela qual o exame do recurso deveria ser sobrestado em segunda instância.
Nesses casos, segundo a CGREC, o procedimento usual é sobrestar o exame do recurso até uma decisão administrativa definitiva sobre a caducidade. Dessa forma, se a anterioridade citada for extinta, a decisão de indeferimento do pedido de registro de marca seria reformada. Todavia, a CGREC questiona se poderia prosseguir com a análise do recurso sem realizar o sobrestamento, uma vez que, no momento do exame realizado em primeira instância, o registro apontado como impeditivo permanecia em pleno vigor.
Em resposta, a Procuradoria entendeu que não há previsão legal para a suspensão do processamento do recurso em razão da instauração de um procedimento de caducidade.
Ademais, a Procuradoria afirmou que a eventual declaração de caducidade somente produzirá efeitos ex nunc (para frente), conforme já decidido pelo STJ (ERESP No. 964780) e disposto no “PARECER/INPI/PROCI CICONS/Nº 2/10” do INPI, e que a decisão de indeferimento com fundamento na anterioridade de registro marcário é legítima, entendendo que não existe obrigatoriedade legal de sobrestamento do exame do recurso até que o procedimento de caducidade seja analisado.
Assim, conclui-se que apesar de não existir obrigatoriedade legal de sobrestamento do exame do recurso contra indeferimento de marca com base no artigo 124, XIX da LPI, até que o procedimento de caducidade contra a anterioridade que ensejou o indeferimento seja analisado, nada impede que a CGREC, por razões de oportunidade e conveniência, mantenha a prática de sobrestar o exame do recurso até que seja proferida uma decisão final no procedimento de caducidade.
Em seguida, a Procuradoria do INPI analisou o segundo questionamento formulado pela CGREC, que trata de casos em que uma marca é indeferida em primeira instância com base em proibição absoluta, por ausência de distintividade, licitude ou veracidade do sinal, e o titular consegue, em fase recursal, comprovar que o sinal atende a esses requisitos, revertendo o indeferimento. Nessa hipótese, usualmente a análise de disponibilidade é realizada no próprio procedimento recursal pela CGREC. Frequentemente, são encontradas pela CGREC anterioridades que levam a novo indeferimento da marca, com a publicação de um despacho para que o recorrente se manifeste dentro do prazo indicado. Sobre esse ponto, a CGREC questiona se, quando for constatado que a primeira instância não analisou o requisito de disponibilidade do sinal ou outros aspectos previstos na legislação, o processo deve ser devolvido para novo exame.
Em resposta, a Procuradoria afirmou que, em respeito ao princípio da pluralidade de instâncias e ao direito de revisão do pedido de registro, se a primeira instância não analisou a disponibilidade do sinal, o processo deve retornar para que seja realizado novo exame, de acordo com o disposto no artigo 124, inciso XIX, da LPI. Entretanto, a Procuradoria do INPI ponderou que, caso a instrução probatória já esteja concluída (sem necessidade de mais provas ou audições), é possível que a análise de disponibilidade do sinal seja realizada diretamente pela segunda instância, com base na teoria da “causa madura”. A regra seria o encaminhamento do processo para a primeira instância, mas, em casos excepcionais, considerando a exaustão da instrução, a decisão pode ser tomada pela segunda instância.
Por fim, o parecer 00017/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU recebeu efeito normativo, devido a despacho decisório da Presidência do INPI.
Em resumo, o referido parecer deixa a critério da CGREC os procedimentos a serem adotados nas duas hipóteses consultadas, conforme a sua conveniência e oportunidade, e em atendimento ao princípio da duração razoável do processo administrativo.
O parecer pode ser acessado através do link: Parecer_n_00017_2023_CGPI_.pdf