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O exercício do direito de precedência

por José Antonio B. L. Faria Correa

01 de março de 2009

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A atual Lei de Propriedade Industrial, em vigor desde 15 de maio de 1996, introduziu o conceito de direito de precedência ao registro em benefício de quem, de boa fé, já usava a marca no território brasileiro há pelo menos 6 meses da data de pedido conflitante formulado por terceiros.

A lei não define o momento de exercício desse direito e essa lacuna vem alimentando dúvidas doutrinárias quanto à possibilidade de alegação de uso anterior em qualquer etapa do processo administrativo, seja por meio de oposição, quando da publicação do pedido antagônico, seja por meio de procedimento anulatório, quando da concessão do registro a ser impugnado. Pela mesma razão, persistem dúvidas quanto à possibilidade de alegação de pré-uso somente no âmbito de ação judicial.

A lei é, também, omissa quanto à exigência de depósito da marca controvertida como condição de exercício do direito de precedência, pois o dispositivo que cuida dos prerrequisitos de oposição (parágrafo 2.º do artigo 158), silencia sobre a matéria, apesar de exigir expressamente o depósito para invocação dos benefícios dos artigos 124, inciso XXIII e 126.

No tocante à primeira questão suscitada acima, há, na doutrina e na jurisprudência do País, argumentos que favorecem ambas as teses: tanto a de que o direito de precedência pode ser invocado a qualquer momento quanto a de que somente pode ser exercido na fase de oposição. Todavia, a possibilidade de invocação desse direito a qualquer tempo encontra sustento confortável na inexistência de fixação expressa do momento temporal por parte do legislador. Para prevenir essa complexa discussão, aconselha-se, evidentemente, o exercício desse direito já na fase de oposição.

Quanto à segunda questão, entendemos que pode ser resolvida por um raciocínio a completudine, que preenche a lacuna. É que a lei brasileira adotou, por princípio, o sistema de atribuição de propriedade sobre as marcas mediante concessão de registro e o reconhecimento de direitos decorrentes de uso anterior no território brasileiro constitui simples exceção, para regulagem de distorções que possam derivar desse sistema. O direito que se reconhece é de precedência ao registro e a sua introdução na lei visa justamente a permitir que o título seja conferido a quem o exerce, como usuário anterior. Em outras palavras, o reconhecimento do uso anterior nada mais é do que a atribuição de titularidade do registro a quem, comprovadamente, já usava a marca nas condições estabelecidas pela lei.

A matéria é objeto de debates no âmbito das associações locais, dentre as quais, a ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, que propõe a realização de discussões junto ao INPI. 

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José Antonio B. L. Faria Correa

Advogado, Agente da Propriedade Industrial

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