Comentários sobre a decisão que reconheceu o alto renome da marca “VOLKSWAGEN”

O Antes de analisar a decisão que ensejou o reconhecimento do alto renome da marca "VOLKSWAGEN", cumpre tecer alguns comentários sobre a legislação anterior e a atual, assim como sobre os procedimentos a serem adotados para que seja pleiteado o alto renome perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Adotando critério diferente daquele contido na legislação anterior (CPI – Lei nº 5772/71), a Lei de Propriedade Industrial -Lei nº 9.279/96- em vigor desde 15/05/1997, prevê o reconhecimento incidental do alto renome. Isto significa dizer que tal reconhecimento somente pode ser pleiteado naqueles casos em que o titular da marca potencialmente de alto renome se insurja contra pedido de registro de terceiro por meio de oposição ou contra registro alheio em um processo de nulidade administrativa. Importante acrescentar que o reconhecimento do alto renome é válido por cinco anos.

O sistema anterior previa o reconhecimento autônomo, ou seja, a notoriedade (terminologia adotada no CPI, acima referido) era declarada pelo INPI em relação ao próprio registro, sem necessidade de apresentação de oposição ou de pedido de nulidade.

A atual legislação vem sendo alvo de críticas pelo fato de não contemplar o reconhecimento autônomo e, com isso, não amparar aquelas empresas que, embora titulares de marcas em condições de serem declaradas de alto renome, estão impedidas de fazê-lo. Com efeito, a declaração do alto renome, nos termos da legislação atual, pressupõe o surgimento de uma oportunidade, isto é, de um pedido de registro ou de um registro para marca idêntica ou semelhante. Para esses casos, o legislador poderia ter previsto um reconhecimento autônomo, adotando-se, quanto ao restante, os critérios válidos para o reconhecimento incidental, aí incluindo-se o prazo de validade do reconhecimento que, como informado acima, é de cinco anos.

Nos termos do artigo 125 da Lei nº 92.79/96, "à marca registrada no Brasil será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade". Em vigor desde 13 de dezembro de 2005, a Resolução nº 121 é o instrumento que regulamenta a aplicação do artigo 125 para verificação e, se for o caso, o reconhecimento do alto renome.

Na decisão objeto deste artigo, o INPI reconheceu o alto renome da marca "VOLKSWAGEN" quando do julgamento da oposição apresentada por VOLKSWAGEN AG ao pedido de registro nº 820050113 para a marca "O SEU CONCESSIONÁRIO VOLKSWAGEN DOS JARDINS" para identificar, dentre outros, "máquinas, veículos e suas partes".

Consoante a Resolução nº 121, o interessado deve apresentar um amplo conjunto de provas ao INPI, de forma a permitir à Comissão Especial encarregada de analisar pedidos de reconhecimento de alto renome, a fundamentação de sua decisão, qualquer que seja o seu teor.

Adotando os critérios e determinações da referida Resolução nº 121, o INPI indeferiu o pedido de registro para a marca "O SEU CONCESSIONÁRIO VOLKSWAGEN DOS JARDINS", ao mesmo tempo em que reconheceu o alto renome da marca "VOLKSWAGEN". Em seu parecer, muito bem fundamentado, diga-se, o INPI levou em consideração a tradição, a extensão geográfica do uso da marca "VOLKSWAGEN" em todo o território nacional, o fato de os produtos por ela assinalados serem "consumidos em grande escala comercial", o elevado grau de qualidade desses produtos, o valor econômico da marca, sua divulgação no mercado mundial, disponibilidade dos produtos no mercado nacional e internacional, a sua posição no "ranking" mundial das marcas mais valiosas" etc.

Ainda que o alto renome tenha que ficar caracterizado no Brasil, o fato de a marca analisada estar presente em outros mercados e ser divulgada internacionalmente são importantes coadjuvantes na tomada de decisão. Não poderia ser diferente, face ao fenômeno da globalização da economia.

Não tendo sido protocolado recurso por parte do depositante da marca "O SEU CONCESSIONÁRIO VOLKSWAGEN DOS JARDINS", deu-se o arquivamento do respectivo pedido de registro e, com isso, o trânsito da acertada decisão do INPI.

Para aqueles que não tiveram a oportunidade de requerer o reconhecimento do alto renome de suas marcas -de forma incidental e, portanto, mais restrita, como previsto, e não abstrata- constata-se uma lacuna legal que, se preenchida, permitiria um considerável aumento do número de decisões reconhecendo o alto renome de marcas, agregando-lhes valor e assegurando aos seus titulares uma proteção mais robusta.