Tendência do consumidor em reconhecer marcas não tradicionais como verdadeiras fontes de origem

Tendência do consumidor em reconhecer marcas não tradicionais como verdadeiras fontes de origem

Ao longo dos anos, mais especificamente desde 1992, o estilista de calçados francês Christian Louboutin desenvolveu a marca registrada ao colorir a sola externa dos sapatos femininos que desenhou em um tom específico de vermelho. Com isso, ele pretendia obter proteção de marca para o elemento de design da sola externa vermelha.

As marcas de posição são comumente usadas no mundo da moda, apesar de não estarem vinculadas somente a esse segmento de mercado, mas vale mencionar os casos emblemáticos do bolso traseiro da calça Levis Strauss e do tênis New Balance, que só obtiveram proteção como marca de posição no Brasil, após decisões judiciais de processos iniciados nas décadas de 1980 e 1990.

Marca de posição é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que consiste na maneira específica como é aposto em determinado suporte. Assim, quanto maior for a singularidade da posição da marca no produto, maior será o grau de distintividade alcançado.

Por isso, a possibilidade de registrar sinal distintivo em uma posição específica foi uma novidade trazida pela Portaria INPI n° 37/2021, em vigor desde 1º de outubro de 2021.

Antes da Portaria, valiam-se de pedidos de registro sob a apresentação figurativa para tentar proteger sinais que, na verdade, eram marcas de posição, o que não conferia a devida proteção. Isso porque, apesar de a lei Propriedade Industrial – 9.276/96 não contemplar expressamente a figura da marca de posição, os artigos 122 e 124 não afastam a registrabilidade dessa espécie de sinal distintivo como marca. Mesmo o inciso VIII, do referido artigo 124, já permitia o registro de marca composta por cores e suas denominações, desde que dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo. Exemplos: As 3 listras nos tênis Adidas OU o retângulo azul no tênis Keds.

A referida Portaria n° 37/2021 determina que, as marcas de posição passíveis de registro são aquelas compostas por um conjunto distintivo formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte, capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins.

Ressalta-se, ainda, que para ser considerada marca de posição, é necessário que a aplicação do sinal na posição do suporte seja distintiva e não tenha efeito técnico ou funcional.

Em maio deste ano, o INPI deferiu o primeiro pedido de registro de marca de posição no Brasil a Osklen para os clássicos “três furos” na parte frontal dos famosos tênis da marca Osklen, conforme imagem abaixo:

Imagem disponível no banco de dados do INPI

No entanto, também em maio (30/05), o INPI entendeu que o “solado vermelho” não cumpria o requisito da distintividade do sinal aplicado, presente no item 5.13.2 do Manual de Marcas e indeferiu o pedido de registro (para o solado vermelho aplicado a calçado feminino). Daí, o ingresso em juízo para reverter a decisão de indeferimento do INPI.

Na nossa opinião, o indeferimento da marca de posição do “solado vermelho” (Red Sole) registrada em VÁRIOS outros países equivale a uma declaração do INPI de que o sinal distintivo pretendido seria de domínio público, implicando no impedimento ao exercício legal dos direitos respectivos e podendo causar enormes prejuízos ao seu titular e ao público consumidor.

Primeiro, porque o pedido de registro (901.514.225) visa proteger uma exibição de coloração (vermelho Pantone n.º 18.1663TP) em apresentação evidentemente não-usual e não-funcional, qual seja o solado vermelho de um sapato de alta costura, que, dentro das premissas afetas a uma marca de posição (isto é, considerando-se sua impressão global), guarda inegável caráter distintivo, sendo o seu indeferimento contrário aos arts. 122 e 124, VIII da LPI; a partir da tradição de utilização de solados em cores opacas (principalmente preto e bege) na indústria de calçados.

Segundo, porque a aplicação do solado vermelho em sapatos de salto diverge significativamente dos hábitos e/ou costumes da indústria de calçados e é totalmente arbitrária, sendo facilmente reconhecível à primeira vista e memorizável pelo público interessado:  A aplicação da cor vermelha em solados de sapatos de salto alto é percebida pelo público relevante como uma indicação de origem vinculada a Christian Louboutin, distinguindo os seus produtos daqueles de outros concorrentes no mercado e exercendo função marcária.

Além disso, a capacidade de atuação da titular da marca contra infrações à sua propriedade intelectual ficaria diminuída e prejudicada e já vem sendo questionada em outras jurisdições (processo n.º 1118907-73.2021.8.26.0100, em tramitação na 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo).

Em suma, a recentíssima decisão proferida pela 13a. vara Federal do Rio de Janeiro enfatiza a importância da proteção às marcas não tradicionais e está, portanto, alinhada com a tendência do consumidor de reconhecer tais marcas não tradicionais como verdadeiras fontes de origem.