por Felipe Dannemann Lundgren
31 de dezembro de 2011
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A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do Resp. No. 1.032.104-RS, publicado em 24 de agosto de 2011, pacificou entendimento acerca de uma questão aparentemente simples, mas de grande relevância para os titulares de marcas no Brasil.
Em resumo, a controvérsia trazida ao Tribunal girava em torno da possibilidade de o titular de um pedido de registro de marca, ainda sob exame perante o INPI, ajuizar ação contra terceiro supostamente infrator de sua marca, ou se, para resguardar seu direito de uso exclusivo, deveria aguardar a concessão de seu registro marcário pelo INPI.
De um lado, o artigo 129 da Lei No. 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial – LPI) estabelece que “a propriedade da marca é adquirida pelo registro validamente expedido”. Como consequência, o direito de uso exclusivo decorre do registro validamente expedido pelo INPI. Por outro lado, o artigo 130, inciso III, da mesma lei, assegura ao depositante de um pedido de registro marcário “o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação”.
No presente caso, a Autora ajuizou ação de infração de marca baseada em seu pedido de registro para a marca “RALA BELA”, ainda pendente de exame por parte do INPI. O principal objetivo da ação era compelir a Ré a cessar o uso da marca no ramo do vestuário. A Autora perdeu em primeira e segunda instâncias, sob o argumento de que não possuía registro validamente expedido para a marca objeto da ação. Logo, na visão dos Tribunais locais, a Autora não havia adquirido direito de uso exclusivo sobre o referido sinal.
Em sua decisão, a Terceira Turma do STJ confirma que, de acordo com o estabelecido no artigo 129 da LPI, o direito de uso exclusivo sobre uma marca decorre de um registro validamente expedido pelo INPI, no entanto isso não significa que titulares de pedidos de registro marcários não possuam legitimidade para tomar medidas contra terceiros infratores.
Fazendo referência ao notório atraso no exame de pedidos de registro marcários por parte do INPI, o Tribunal reconhece que titulares de pedidos não podem ser prejudicados pela lentidão e acúmulo de trabalho do INPI.
O Tribunal lembra, ainda, que a Lei da Propriedade Industrial prevê diversos dispositivos legais visando à repressão a atos de concorrência desleal, que são aplicados independente da existência de registro validamente expedido pelo INPI.
Em vista disso, o Tribunal conclui que o disposto no artigo 130, inciso III da LPI deve prevalecer, permitindo, assim, que depositantes de marcas, visando a resguardar a integridade material e reputação de suas marcas, tomem medidas judiciais contra terceiros infratores, mesmo antes da concessão do registro por parte do INPI.Essa decisão põe fim a opiniões divergentes de alguns Tribunais brasileiros e confirma o entendimento da maioria da jurisprudência e da doutrina especializada no Brasil. E representa um precedente importante na proteção dos interesses de titulares de direitos marcários no Brasil, o que certamente facilitará a tomada de medidas contra infratores.