Inconstitucionalidade do Parágrafo 1o do Artigo 36 da LPI por Ofensa ao Princípio da Proporcionalidade

Resumo

O artigo 36, parágrafo 1º, da LPI, ao determina arquivamento definitivo de estabelecer que pedido de patente na ausência de resposta a parecer de exigência, viola o princípio constitucional da proporcionalidade. Não é razoável negar proteção para invenção patenteável pela ausência de resposta a parecer de exigência (emitido quando o pedido de patente tem irregularidade sanável) ao passo que tal negativa não ocorre na ausência de manifestação a parecer desfavorável (emitido quando a invenção não é patenteável).

Palavras-chave: inconstitucionalidade, proporcionalidade, exigência, arquivamento, patente

Abstract

Article 36, 1st paragraph, of the IP Law, when establishing the definitively lapse of a patent application upon failure to reply an office action, violates the constitutional principle of proportionality. It is unreasonable to deny coverage for a patentable invention in the absence of a reply to an office action (issued when the patent application has correctable irregularity) whereas this denial does not happen when an unfavorable opinion (issued when the invention is not patentable) is not responded.

Keywords: unconstitutionality, proportionality, office action, lapse, patent

Sumário: 1. Introdução – 2. Importantes esclarecimentos sobre o sistema de patentes – 3. Princípio constitucional da proporcionalidade – 4. Ausência de manifestação a parecer desfavorável ou de exigência gera consequências desproporcionalmente diferentes – 5. Parágrafo 1º do artigo 36 da LPI viola o princípio da proporcionalidade – 6. A sistemática da LPI vai contra o princípio da eficiência – 7. Conclusão – Referências bibliográficas

1. Introdução

A patente, por conferir um direito temporário de exclusividade sobre determinada invenção, garante a possibilidade de se obter um justo retorno financeiro sobre o investimento desprendido para o desenvolvimento dessa invenção e, por conseguinte, fornece o incentivo para os inovadores continuarem a investir esforços em pesquisa e inovação.

Em contrapartida, a sociedade é beneficiada pela criação de novas tecnologias que melhoram a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas, bem como pela divulgação de conhecimento novo e útil, o que também permite que terceiros possam explorar a invenção após o prazo de expiração da patente.

A patente é, portanto, um importante instrumento para o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico de qualquer país. Provavelmente por essa razão o direito às patentes, no Brasil, é preceito constitucional arrolado entre os direitos e garantias fundamentais conforme inciso XXIX[1] do artigo 5º da CRFB/1988.

Como o parágrafo 1º do artigo 36 da Lei da Propriedade Industrial (LPI) – Lei nº 9.279/1996 – estabelece que a ausência de manifestação a parecer de exigência resulta no arquivamento definitivo do pedido de patente e, por vias de consequência, restringe significativamente a possibilidade de obter proteção por patente para uma invenção, o presente estudo fará uma análise de sua constitucionalidade, mais especificamente à luz do princípio da proporcionalidade.

2. Importantes esclarecimentos sobre o sistema de patentes

Antes de iniciar o estudo sobre a constitucionalidade do artigo 36, §1º, da LPI, é importante esclarecer duas particularidades do sistema de patentes:

?  um inventor tem uma única e derradeira oportunidade para buscar e, em caso de sucesso, obter a proteção por patente para sua invenção; e

?  os dois tipos de pareceres de mérito que o INPI pode emitir antes de proferir decisão indeferindo um pedido de patente.

!sub2   2.1. Não há segunda oportunidade no sistema de patentes

Um inventor tem uma única e derradeira oportunidade para buscar e, em caso de sucesso, obter a proteção por patente para sua invenção.

Isso porque, a teor do que dispõem os artigos 8º[2] c/c 11[3], caput, da LPI, uma patente somente será concedida quando a invenção que se busca proteger não foi anteriormente tornada pública, atendendo o requisito da novidade.

Sendo assim, se um pedido de patente para uma determinada invenção não tiver sucesso, um novo pedido de patente para invenção idêntica será impreterivelmente indeferido por falta de novidade uma vez que tal invenção já terá sido revelada pelo primeiro pedido de patente.

Diante dessa particularidade do sistema de patentes – i.e. não há segunda oportunidade –, é razoável pensar que a LPI deve ser interpretada de modo a não criar empecilhos inapropriados à concessão de patentes.

Não se pode olvidar que a patente é um importante instrumento para o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País na medida em que atinge reciprocamente:

?  os interesses da sociedade, já que promove o desenvolvimento de novas tecnologias e divulga o conhecimento novo e útil, garantindo que a qualidade da vida humana e do bem-estar da sociedade seja continuamente melhorada; e

?  os interesses privados do titular da patente, pois garante um retorno sobre o investimento despendido para o desenvolvimento de novas tecnologias.

Aliás, esse parece ter sido o intuito do legislador já que o não cumprimento de praticamente todos prazos das etapas do processo administrativo do sistema de patente estabelecidas pela LPI – única exceção ao prazo para apresentar manifestação a parecer de exigência – não resulta na perda do direito da proteção ou de se buscar tal proteção:

Tanto é assim que o e. Superior Tribunal de Justiça já refutou uma tentativa do INPI, através de sua Resolução nº 113/2013, de restringir a possibilidade da titular de patente ou de pedido de patente de pagar anuidades atrasadas prevista no artigo 87 da LPI e, ato contínuo, seguir com busca pela proteção ou com a proteção:

2. A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) estatui, em seu art. 87, que, notificado do arquivamento do pedido ou da extinção da patente pela falta de pagamento de retribuição anual, o titular pode requerer, no prazo de três meses da notificação, a restauração, mediante pagamento de retribuição específica.

3. Notificação obrigatória por ser necessária para o exercício de um direito garantido em lei ao depositante ou titular da patente.

(REsp nº 1669131/RJ. Órgão Julgador: 3ª Turma. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJ: 27/06/2017)

!sub2   2.2. Pareceres intermediários que o INPI deve emitir caso entenda que o pedido de patente não deva ser deferido

Durante o exame de um pedido de patente, se o INPI entender que a invenção reivindicada – isto é, aquela definida no quadro reivindicatório – não seria patenteável ou que tal pedido de patente contém irregularidade sanável, em respeito aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, é dada a oportunidade de manifestação ao depositante. Esse é o comando do artigo 35[4] da LPI.

Nesse diapasão, é válido trazer os ensinamentos do ilustre especialista em propriedade industrial DENIS BORGES BARBOSA[5]:

Por ocasião do exame técnico, será elaborado pelo INPI o relatório de busca e parecer relativo a patenteabilidade do pedido, ou, ainda, serão feitas pelo examinador exigências técnicas. Em seguida, caberá ao depositante a adaptação do pedido à natureza reivindicada, se assim indicar o parecer; ainda em resposta ao parecer, haverá a reformulação do pedido ou divisão; ou ainda serão atendidas as exigências técnicas.

O modo como essa oportunidade de manifestação – que pode ser por meio da apresentação de esclarecimentos técnicos sobre a patenteabilidade de sua invenção e/ou da realização de ajustes no pedido de patente – é dada varia de acordo com o “problema” detectado pelo INPI.

Se o INPI entender que toda a invenção reivindicada não é patenteável – por exemplo, por falta de novidade e/ou atividade inventiva –, um parecer desfavorável – código de despacho 7.1 – é emitido.

Já se o INPI entender que a invenção, no todo ou em parte, é patenteável, mas o pedido de patente contém irregularidade sanável – por exemplo, a invenção não está precisamente reivindicada ou existem erros de digitação –, é emitido um parecer de exigência técnica – código de despacho 6.1.

Esse procedimento é praticado pelo INPI há muito tempo, tal como determinavam as antigas diretrizes de exame de pedido de patente instituídas pela Resolução nº 092/2002 do dito Instituto:

1.11.1 Emissão de exigência

Quando não forem encontradas anterioridades que antecipem integralmente o pedido mas este estiver irregular, exigências podem ser formuladas com base no Art. 36 da LPI, para sanear o pedido ou delimitar corretamente os direitos do inventor.

Antes de emitir qualquer exigência em qualquer etapa do exame, o examinador deve ter analisado completamente o pedido, de modo a incluir nesta ocasião, todas suas objeções. (…)

1.11.3 Emissão de parecer desfavorável

O examinador deve sempre emitir parecer desfavorável, de modo a conceder ao depositante a oportunidade de manifestar-se adequadamente e/ou de reformular seu pedido de modo a colocá-lo em condições de obter o privilégio requerido.

Os fundamentos da opinião desfavorável devem ser expostos de forma clara, relacionando-se a ou as respectivas disposições legais e, se for o caso, os documentos do estado da técnica pertinentes. (…)

Em que pese o aludido ato normativo do INPI tenha sido ulteriormente revogado pelas Resoluções nº 124/2013 e nº 169/2015, que instituem as atuais diretrizes de exame de pedidos de patente sem apontar quando deve ser emitido parecer de exigência ou parecer desfavorável, o raciocínio para emissão de parecer desfavorável ou de exigência foi mantido.

Tal fato pode ser observado na Norma de Execução SEI nº 7/2019/DIRPA /PR editada pelo INPI, que estabelece os procedimentos para o primeiro exame técnico de pedido de patente de invenção após as exigências preliminares 6.21 e 6.22:

5.3.2 Parecer de Exigência (despacho 6.1) – elaborar quando for identificada matéria que atenda aos requisitos de patenteabilidade, mas são necessárias alterações para que o pedido esteja de acordo com a legislação vigente. As exigências exaradas devem ser fundamentadas nos artigos da LPI citados no item 5.3.1.

5.3.3 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – elaborar quando toda a matéria não atender aos requisitos de patenteabilidade. A ciência de parecer deve ser fundamentada nos Artigos da LPI citados no item 5.3.1.

5.3.4 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – elaborar quando toda a matéria pleiteada se enquadrar nos Artigos 10 e/ou 18 da LPI. A ciência de parecer deve ser fundamentada nos Artigos da LPI citados no item 5.3.1.

5.3.5 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – No caso do pedido não estar adequado à natureza correta.

5.3.6 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – No caso do pedido apresentar irregularidades relativas ao Artigo 22 da LPI 9.279/1996.

5.3.7 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – No caso do pedido apresentar irregularidades relativas ao Art. 32 da LPI 9.279/1996, ver Resolução PR nº 93/2013.

Em suma, o parecer de exigência (despacho 6.1) é emitido pelo INPI quando a invenção é patenteável mas o pedido de patente contém irregularidade sanável enquanto o parecer desfavorável (despacho 7.1) é emitido quando o INPI entende que a invenção não é patenteável.

3. Princípio constitucional da proporcionalidade

Como a proposta do presente estudo é analisar a constitucionalidade do artigo 36, §1º, da LPI à luz do princípio da proporcionalidade, vale esclarecer que tal princípio, embora não explícito na CRFB/1988, é resultado de uma decorrência lógica e intuitiva dos princípios da legalidade, do devido processo legal e da justiça conforme assevera o i. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO[6]:

O princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade, termos aqui empregados de modo fungível, não está expresso na Constituição, mas tem seu fundamento nas ideias de devido processo legal substantivo e na de justiça. Trata-se de um valioso instrumento de proteção dos direitos fundamentais e do interesse público, por permitir o controle da discricionariedade dos atos do Poder Público e por funcionar como a medida com que uma norma deve ser interpretada no caso concreto para a melhor realização do fim constitucional nela embutido ou decorrente do sistema.

Segundo as melhores doutrinas, o princípio da proporcionalidade funciona como uma espécie de postulado normativo da interpretação e aplicação do direito de forma correta, justa e razoável e, portanto, é um garantidor dos direitos fundamentais:

PAULO NADER[7]

Visando a tornar o Direito Positivo mais racional e adequado aos valores éticos, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pelo qual as normas jurídicas devem ser entendidas como fórmulas lógicas e justas para a realização de determinados fins, tem sido consagrado atualmente por doutrinadores e juízes. Tal princípio estabelece limites ao legislador, invalidando as regras que impõem sacrifícios injustificados aos seus destinatários, quando os resultados almejados poderiam ser atingidos com menor ônus. Ao aplicador do Direito seria permitido alterar os meios empregados pelo legislador, seja modificando o critério adotado ou apenas ajustando o seu grau de intensidade, tornando-o proporcional à exigência do caso concreto.

GUERRA FILHO[8]

Entende-se que só através da incidência do princípio da proporcionalidade, pode-se aferir e afastar os excessos das restrições impostas nos casos concretos, quando em choque direitos fundamentais. O princípio da proporcionalidade possibilita o afastamento ou prevalência de direitos, bem como impõe a restrição a posições subjetivas descortinadas de tutela jusfundamental, enfim, pode-se evitar a prática de atos que exorbitem a restrição de determinados direitos, em última análise, é a proibição de excesso.

Como todas as normas emanadas do Poder Público devem a observância ao parâmetro de proporcionalidade para serem consideradas constitucionais, é possível a existência de vício de inconstitucionalidade substancial decorrente do excesso de poder legislativo, tal como aponta importantes doutrinadores:

GILMAR FERREIRA MENDES[9]

O excesso de poder como manifestação de inconstitucionalidade configura afirmação da censura judicial no âmbito da discricionariedade legislativa ou, como assente na doutrina alemã, na esfera de liberdade de conformação do legislador (gesetzgeberische Gestaltungsfreiheit).

(…)

A aferição da constitucionalidade da lei em face do princípio da proporcionalidade ou da proibição de excesso contempla os próprios limites do poder de conformação outorgado ao legislador. É o que se constata em decisão do Bundesverfassungsgericht na qual, após discutir aspectos relativos à eficácia e adequação de medidas econômicas consagradas em ato legislativo, concluiu-se que o legislador não havia ultrapassado os limites da discricionariedade que lhe fora outorgada.

GEORGE MARMELSTEIN[10]

O princípio da proporcionalidade é, portanto, instrumento necessário para aferir a legitimidade de leis e atos administrativos que restringem direitos fundamentais. Por isso, esse princípio é chamado de “limite dos limites”. “O objetivo da aplicação da regra da proporcionalidade, como o próprio nome indica, é fazer com que nenhuma restrição a direitos fundamentais tome dimensões proporcionais.

Tanto é verdade que é cada vez mais frequente a utilização do princípio em tela como instrumento para avaliar a constitucionalidade de normas jurídicas na jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal:

4. A comparação entre os tetos definidos pela norma impugnada com os valores máximos originalmente previstos na legislação de regência (R$ 111,50 para o preparo e R$ 9.135,70 para custas) revela a ocorrência de um reajuste desproporcional e desarrazoado, na ordem de 30.266,36% (trinta mil, duzentos e sessenta e seis e trinta e seis por cento) para o preparo de recursos e 659,81% (seiscentos e cinquenta e nove e oitenta e um por cento) sobre as custas em geral, tudo isso em apenas 6 anos e dois meses, aproximadamente, o que revela flagrante desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, apenas para declarar a inconstitucionalidade das últimas faixas de valores previstas nos itens I e XXVII, alínea “a”, da Tabela I do Anexo Único da Lei nº 12.373/2011 do Estado da Bahia, com redação dada pela Lei nº 14.025/2018.

(ADI 5720/BA. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: Ministro Alexandre de Moraes. DJ: 20/09/2019)

3. Com relação ao restante da carreira de bombeiro-militar, não há ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da eficiência ou da proporcionalidade. Os limites de estatura estabelecidos pela norma impugnada, que reproduzem a mesma exigência imposta aos militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres), mostram-se razoáveis. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, para declarar a nulidade parcial sem redução do texto do art. 11 da Lei Federal nº 7.479/1986 (na redação conferida pela Lei Federal nº 12.086/2009), excluindo-se da sua incidência os médicos e os capelães.

(ADI 5044/DF. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: Ministro Alexandre de Moraes. DJ: 11/10/2018)

3. Não ofende os princípios da soberania popular, da proporcionalidade, da economicidade e a legitimidade e normalidade dos pleitos eleitorais a aplicação de dispositivo que determina a realização de novas eleições no caso de decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registo, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidatos eleitos, independentemente do número de votos anulados, para cargos majoritários simples – Senador da República e Prefeito de Municípios com menos de duzentos mil eleitores. 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga improcedente. Fixação da seguinte tese: “É constitucional legislação federal que estabeleça novas eleições para os cargos majoritários simples – isto é, Prefeitos de Municípios com menos de duzentos mil eleitores e Senadores da República – em casos de vacância por causas eleitorais”.

(ADI 5619/DF. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: Ministro roberto Barroso. DJ: 08/03/2018)

4. Ausência de manifestação a parecer desfavorável ou de exigência gera consequências desproporcionalmente diferentes

Embora o prazo para apresentar manifestação a parecer de exigência ou desfavorável seja igual – a saber, 90 dias de acordo com artigo 36, caput, da LPI –, a ausência de manifestação ao primeiro gera uma consequência desproporcionalmente mais gravosa do que a falta de resposta do segundo.

De acordo com o artigo 36, § 1º[11], da LPI, se não for apresentada manifestação a parecer de exigência (despacho 6.1), que é emitido quando a invenção é patenteável e existe irregularidade sanável, o pedido de patente é definitivamente arquivado.

O arquivamento definitivo significa uma negativa à garantia constitucional de obter proteção por patente para uma invenção já que: (i) a decisão que definitivamente arquiva um pedido de patente é irrecorrível na esfera do INPI nos termos artigo 212, § 2º[12], da LPI; e (ii) não é possível buscar a almejada proteção por patente através de um novo pedido de patente no futuro pela inexistência da novidade.

Em contrapartida, a ausência de manifestação também no prazo de noventa (90) dias a parecer desfavorável (despacho 7.1), que é emitido quando o INPI entende que a invenção não é patenteável, não resulta em negativa à acima mencionada garantia constitucional.

Com base no artigo 36, § 2º[13], da LPI, o exame do INPI prossegue com a emissão de outro parecer desfavorável ou, mais provavelmente, com a publicação de decisão de indeferimento que é recorrível administrativamente no prazo de sessenta (60) dias conforme artigo 212, caput[14], da LPI.

Em suma, a ausência de manifestação a parecer de exigência, que é emitido quando a invenção é patenteável e o pedido de patente contém irregularidade sanável, resulta no arquivamento definitivo e, consequentemente, na perda da proteção enquanto a falta de manifestação a parecer desfavorável, que é emitido quando o INPI entende que a invenção não é patenteável, não gera uma consequência tão gravosa visto que o exame do pedido de patente prossegue.

Tal fato é precisamente confirmado pela doutrina especializada em propriedade industrial:

INSTITUTO DANNEMMAN SIEMSEN[15]

Com base no parágrafo anterior, depreende-se que a exigência deve ser respondida, cumprindo-se ou contestando-se seu conteúdo, sob pena de arquivamento definitivo, enquanto em caso de parecer desfavorável não há obrigatoriedade de manifestação. Nesse último caso, a consequência mais provável da ausência de manifestação será o indeferimento do pedido, do qual cabe recurso.

DENIS BORGES BARBOSA[16]

Se o parecer do INPI for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 dias. Neste passo, podem ocorrer duas coisas: se não for respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado. Não cabe recurso desta decisão.

Se for respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Em suma, a consequência por ausência de manifestação a parecer de exigência (despacho 6.1) é desproporcionalmente mais gravosa que aquela decorrente da falta de manifestação a parecer desfavorável (despacho 7.1).

5. Parágrafo 1º do artigo 36 da LPI viola o princípio da proporcionalidade

Em face do princípio da proporcionalidade, eventuais restrições aos direitos fundamentais devem ser adequadas, necessárias e proporcionais em sentido restrito conforme ensinamentos dos professores CLÁUDIO PEREIRA DE SOUZA NETO e DANIEL SARMENTO[17]:

A razoabilidade é empregada também para exigir a presença de uma relação de pertinência entre a medida prevista pelo legislador e os critérios adotados por ele para definir os seus destinatários. (…)

Outra dimensão da razoabilidade diz respeito à exigência de coerência normativa. Neste sentido, fala-se em coerência interna e em coerência externa da medida. A coerência interna impõe que não haja contradições num ato normativo, não apenas no sentido estritamente lógico, mas também teleológico ou axiológico. (…)

Outra dimensão do princípio em questão é a chama da razoabilidade como equidade. Esta faceta da razoabilidade é mobilizada quando se verifica que a aplicação de uma norma geral e abstrata sobre um caso concreto produziria resultados profundamente injustos ou inadequados.

Nessa esteira, a regra prevista no parágrafo 1º do artigo 36 da LPI – ausência de manifestação a parecer de exigência, que é emitido quando a invenção é patenteável e o pedido contém irregularidade sanável, resulta em arquivamento definitivo – é:

?  inadequada: a regra desproporcionalmente limita a garantia constitucional de obter proteção a invenção patenteável. Não é razoável que a proteção para uma invenção patenteável seja negada pela ausência de manifestação a parecer de exigência enquanto a possibilidade de proteção continua a existir para invenção considerada não patenteável pelo INPI apesar da falta de manifestação a parecer desfavorável;

?  desnecessária: a aludida regra não é a um só tempo a mais suave nem a menos onerosa para resolver de forma suficiente o problema da morosidade do processo administrativo de exame de pedido de patente. Para tal, e ainda preservar a garantia constitucional de obter proteção à invenção patenteável, o legislador poderia ter estabelecido que a consequência da falta de manifestação a parecer de exigência seria, por exemplo, o indeferimento, tal como ocorre na hipótese de ausência de manifestação a parecer desfavorável; e

?  desproporcional em sentido estrito: a partir de um exercício de ponderação, percebe-se que a adoção da medida trouxe mais prejuízo (negativa de proteção à invenção patenteável) do que benefício (celeridade processual pura e simples) – vide próximo capítulo. A busca pela celeridade não significa passar por cima das garantias constitucionais, mas sim proporcionar ao processo um ritmo tão rápido quanto possível, ou seja, um processo com razoável duração (artigo 5º, inciso LXXVIII[18], da CRFB/1988).

Acerca desse último elemento da proporcionalidade, vale trazer o brilhante ensinamento da professora MARIA SYLVIA DI PIETRO[19]:

(…) a eficiência é princípio que se soma aos demais princípios impostos à Administração pública, não podendo sobrepor-se a nenhum deles, especialmente ao da legalidade, sob pena de sérios riscos à segurança jurídica e ao próprio Estado de Direito.

A regra do §1º do artigo 36 da LPI se mostra ainda mais desproporcional já que, diferentemente de outros pedidos à Administração Pública, que usualmente podem ser reformulados em caso de insucesso, um novo pedido de patente direcionado à invenção descrita em pedido de patente anterior será impreterivelmente indeferido por falta de novidade (artigos 8º c/c 11, caput, ambos da LPI).

Assim sendo, o dito dispositivo legal é inconstitucional por ofensa ao princípio da proporcionalidade e violador do objetivo da proteção às patentes, ou seja, que é resguardar a invenção.

Afinal de contas, foge ao bom senso negar proteção por patente a uma invenção reconhecida como patenteável pelo INPI, que é uma garantia constitucional, pelo fato de uma manifestação a parecer de exigência não ter sido apresentada.

Embora os direitos fundamentais sem reserva legal possam ser restringidos, tal limitação, que visa a proteger ou preservar outro valor constitucional, deve ser estabelecida dentro de uma proporcionalidade.

Não se pode olvidar, como asseverado por HELENILSON CUNHA PONTES[20], que “sempre que houver a possibilidade de se impor medida menos gravosa à esfera jurídica do indivíduo infrator, cujo efeito seja semelhante àquele decorrente da aplicação de sanção mais limitadora, deve o Estado optar pela primeira, por exigência do princípio da proporcionalidade em seu aspecto necessidade”.

Por fim, em sendo reconhecida a inconstitucionalidade pelo e. STF, talvez seja prudente, em linha com o princípio da segurança jurídica, modular os efeitos temporais dessa inconstitucionalidade com base no artigo 27[21] da Lei nº 9.868/1999, que regula o processo das ações direta de inconstitucionalidade e de constitucionalidade.

6. A sistemática da LPI vai contra o princípio da eficiência

A LPI permite que o exame de pedido de patente para invenção não patenteável prossiga na ausência de manifestação a parecer desfavorável, porém impõe o arquivamento definitivo de pedido de patente para invenção patenteável em caso de falta de manifestação a parecer de exigência.

Essa sistemática da LPI compromete o desempenho do INPI tendo em vista que o Instituto:

?  precisa depreender esforços adicionais no exame de pedido de patente reivindicando invenção não patenteável, o que acaba contribuindo para o aumento do backlog (isto é, a quantidade de pedidos de patente que aguardam o início e a conclusão do exame de mérito); e

?  é obrigado a negar a proteção por patente a uma invenção que entendeu ser patenteável

A desproporcional diferença existente na LPI não produz o efeito desejado pela sociedade – a saber, promover o desenvolvimento social, tecnológico e econômico do Brasil – de modo que também afronta o princípio da eficiência (artigo 37, caput[22], da CRFB/1988 e o artigo 2º, caput[23], da Lei do Processo Administrativo – Lei nº 9.784/1999).

Sobre esse princípio, que deve ser entendido no sentido de que as atividades da Administração Pública devem produzir resultados que satisfaçam as necessidades da sociedade, vale transcrever importantes ensinamentos doutrinários:

ALEXANDRE DE MORAES[24]

Assim, princípio da eficiência é aquele que impõe à Administração Pública direta e indireta e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar-se desperdícios e garantir-se uma maior rentabilidade social. Note-se que não se trata da consagração da tecnocracia, muito pelo contrário, o princípio da eficiência dirige-se para a razão e fim maior do Estado, a prestação dos serviços sociais essenciais à população, visando a adoção de todos os meios legais e morais possíveis para satisfação do bem comum.

MATHEUS CARVALHO[25]

Este princípio [da eficiência] se tornou expresso com o advento da EC 19/98. Eficiência é produzir bem, com qualidade e com menos gastos. Uma atuação eficiente da atividade administrativa é aquela realizada com presteza e, acima de tudo, um bom desempenho funcional. Buscam-se sempre melhores resultados práticos e menos desperdício, nas atividades estatais, uma vez que toda a coletividade se beneficia disso. (…)

Por fim, uma prestação de serviços eficiente deve garantir uma célere solução de controvérsias, razão pela qual, a eficiência está diretamente ligada ao princípio da celeridade nos processos administrativos, inserido na Constituição da República, em seu art. 5°, LXXVIII que dispõe que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Em suma, a LPI, ao determinar o prosseguimento de exame de pedido de patente na falta de manifestação a parecer desfavorável (emitido quando a invenção não é patenteável) e o arquivamento definitivo de pedido de patente em caso de ausência de manifestação a parecer de exigência (emitido quando a invenção é patenteável e há irregularidade sanável no pedido de patente), não traz resultados satisfatórios, ofendendo o princípio da eficiência.

7. Conclusão

A consequência por não se manifestar a parecer de exigência (despacho 6.1) – emitido pelo INPI quando a invenção é patenteável, mas o pedido de patente contém irregularidade sanável – é desproporcionalmente mais grave que aquela decorrente da não manifestação a parecer desfavorável (despacho 7.1) – emitido quando o INPI entende que a invenção não é patenteável.

Desproporcional porque a ausência de manifestação a parecer de exigência resulta no arquivamento definitivo (artigo 36, §1º, da LPI) e, por conseguinte, negativa à garantia constitucional de obter proteção por patente para invenção patenteável ao passo que, na falta de manifestação a parecer desfavorável, prossegue o exame do pedido de patente reivindicando invenção não patenteável segundo o INPI (artigo 36, §2º, da LPI).

Essa negativa ocorre porque não é possível interpor recurso administrativo contra tal arquivamento (artigo 212, §2º, da LPI), bem como existe uma única e derradeira oportunidade de obter a proteção por patente para uma invenção em decorrência do requisito da novidade (artigos 8º c/c 11, caput, da LPI).

Assim sendo, o critério adotado pelo parágrafo 1º do artigo 36 da LPI é manifestamente inadequado (não fomenta a garantia constitucional de obter proteção por patente para invenção), desnecessário (existe outra medida que restringe em menor escala esse direito fundamental) e/ou desproporcional em sentido estrito (traz mais prejuízo do que benefício) de modo que tal dispositivo legal é lesivo ao princípio constitucional da proporcionalidade e, por conseguinte, é inconstitucional.

Nesse ponto, não se pode olvidar que a patente é um importante instrumento para o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico de qualquer país razão pela qual não privilegiar o sistema de patente seria um retrocesso.

Por fim, a sistemática da LPI em questão, por comprometer o bom desempenho do INPI, viola o princípio da eficiência (artigo 37, caput, da CRFB/1988 e o artigo 2º, caput, da Lei do Processo Administrativo).

Referências bibliográficas

BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução À Propriedade Intelectual. 2. Edição Revista e Atualizada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. O começo da história. A nova interpretação constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. Revista da Emerj, Rio de Janeiro, v. 23, n. 6, p. 25-65, jul. 2003.

CARVALHO, Matheus. Manual de direito administrativo/ – 4. ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: JusPODIVM, 2017.

CERQUEIRA, João Gama. Tratado da Propriedade Industrial: Volume 1. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1946, p. 208.

Comentários à lei da propriedade industrial. IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. 3ª edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

DI PIETRO, Maria S. Zanella. Direito Administrativo. 27. Ed. São Paulo: Atlas 2014.

FILHO, Willis Santiago Guerra. Sobre o princípio da proporcionalidade. In LEITE, George Salomão (Coord.). dos princípios constitucionais: Considerações em torno das normas principiológicas da Constituição. São Paulo: Método. 2008

MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. São Paulo: Editora Atlas, 2008.

MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 7. Ed. São Paulo: Editora Saraiva. 2012.

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. – 33. ed. rev. e atual. até a EC nº 95, de 15 de dezembro de 2016 – São Paulo: Atlas, 2017.

NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. 39. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 174.

NETO, Cláudio Pereira de Souza e Sarmento, Daniel. Direito Constitucional. Teoria, História e Métodos de Trabalho. 2. ed. Belo Horizonte: Editora Forum, 2014.

PONTES, Helenilson Cunha. O Princípio da Proporcionalidade e o Direito Tributário, p. 141/143, item n. 2.3, 2000, Dialética.

[1] XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

[2] Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

[3] Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

[4] Art. 35. Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a:

I – patenteabilidade do pedido;

II – adaptação do pedido à natureza reivindicada;

III – reformulação do pedido ou divisão; ou

IV – exigências técnicas.

[5] BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução À Propriedade Intelectual. 2. Edição Revista e Atualizada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

[6] BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. O começo da história. A nova interpretação constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. Revista da Emerj, Rio de Janeiro, v. 23, n. 6, p.25-65, jul. 2003.

[7] NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. 39. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 174.

[8] FILHO, Willis Santiago Guerra. Sobre o princípio da proporcionalidade. In LEITE, George Salomão (Coord.). dos princípios constitucionais: Considerações em torno das normas principiológicas da Constituição. São Paulo: Método. 2008

[9] MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 7. Ed. São Paulo: Editora Saraiva. 2012.

[10] MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. São Paulo: Editora Atlas, 2008.

[11] § 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

[12] § 2º Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca.

[13] § 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame.

[14] Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.

[15] Comentários à lei da propriedade industrial. IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. 3ª edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

[16] BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução À Propriedade Intelectual. 2. Edição Revista e Atualizada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

[17] Neto, Cláudio Pereira de Souza e Sarmento, Daniel. Direito Constitucional. Teoria, História e Métodos de Trabalho. 2. ed. Belo Horizonte: Editora Forum, 2014.

[18] LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.;

[19] DI PIETRO, Maria S. Zanella. Direito Administrativo. 27. Ed. São Paulo: Atlas 2014.

[20] PONTES, Helenilson Cunha. O Princípio da Proporcionalidade e o Direito Tributário”, p. 141/143, item n. 2.3, 2000, Dialética.

[21] Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o STF, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

[22] Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (…)

[23] Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

[24] Moraes, Alexandre de. Direito constitucional. – 33. ed. rev. e atual. até a EC nº 95, de 15 de dezembro de 2016 – São Paulo: Atlas, 2017

[25] CARVALHO, Matheus. Manual de direito administrativo/ – 4. ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: JusPODIVM, 2017