Importação Paralela e Licença Compulsória

Duas das questões mais controvertidas da nova Lei de Propriedade Industrial ganharam um inesperado ponto de interseção no parágrafo 4° do artigo 68. Reproduzo-o abaixo para, a seguir, traçar alguns comentários a respeito.

§ 4° – No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

Os comentários abaixo tratarão apenas da hipótese de exploração pelo titular, não abordando, portanto, a importação feita pelo licenciado nos termos do §3° ("no caso da importação prevista no parágrafo anterior").

A primeira vista, a qualquer momento em que o titular esteja explorando sua patente por importação podem terceiros realizar a chamada "importação paralela", i.e., a importação não autorizada de produtos que foram colocados no mercado em outro país pelo titular da patente ou com seu consentimento. Isso resulta, em realidade, em uma restrição ao direito do titular, visto que, em regra, o titular pode usar sua patente na esfera civil para impedir a importação paralela. Essa conclusão resulta de uma leitura conjunta dos artigos 42 e 43(IV), ou seja:

Art. 42 – A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I – produto objeto de patente;

II – processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

Art. 43 – O disposto no artigo anterior não se aplica: (…)

IV – a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento; (…) [grifou-se]

De um lado, portanto, o titular pode impedir a importação do produto patenteado ou do produto obtido [diretamente] por processo patenteado. De outro, a exaustão de direitos apenas ocorre com relação ao produto colocado no mercado interno. Conseqüentemente, o titular tem o direito de impedir que um terceiro faça a importação não autorizada de um produto, mesmo se o produto foi colocado pelo titular ou com seu consentimento no mercado externo. Ou seja, o titular tem o direito de impedir a importação paralela. Contudo, esse direito pode ser exercido apenas na esfera civil, uma vez que o artigo 184 exclui expressamente a importação paralela do rol dos crimes contra as patentes

Na medida em que o §4° do artigo 68 dispõe sobre uma restrição aos direitos do titular na circunstância em que se aplica, ele eqüivale, portanto, a uma sanção ou penalidade. Vejamos, então, de que modo essa disposição será aplicável.

1. Do equilíbrio nas sanções

Compare-se a situação de um titular A que explora sua patente por importação, com a de outro titular B que não explora sua patente de forma alguma. Uma aplicação direta do §4° penalizaria o titular A desde a concessão da patente, enquanto o titular B apenas estará sujeito à concessão de uma licença compulsória após decorridos 3 anos da concessão. Assim mesmo, a concessão da licença compulsória está condicionada a um processo administrativo e não será concedida se, por exemplo, o titular justificar sua inação por razões legítimas. Assim, puniria-se, automaticamente, aquele titular que supre o mercado por importação, enquanto o outro titular que não explora sua patente estará, na dependência das circunstâncias, livre de qualquer restrição ou penalidade.

Considerando que o titular A supre o mercado (através da importação) e o titular B não o faz, haveria um evidente desequilíbrio se o titular A ficasse sujeito às sanções do §4° enquanto sobre o titular B nenhuma restrição pesaria. Esse desequilíbrio pode se concretizar no caso específico em que a fabricação local é economicamente inviável para o titular. Tal fato constitui, sem sombra de dúvida, razão legítima para justificar a inação do titular B, livrando-o de uma licença compulsória, enquanto não constitui fundamento para livrar o titular A da restrição imposta pelo §4°.

2. Das condições de aplicação

Um aspecto a ser analisado mais detidamente no §4° do artigo 68 diz respeito à frase "No caso de importação para exploração de patente". Uma interpretação sistêmica do artigo 68 nos permite verificar que a única hipótese em que esse artigo admite expressamente a exploração via importação é aquela prevista no inciso I do §1°, ou seja, em caso de "inviabilidade econômica" de fabricação local.

Aparentemente, portanto, o reconhecimento da existência da inviabilidade econômica constitui pré-condição para a aplicação do §4°, excetuando, naturalmente, a situação sobre a qual dispõe o §3° do mesmo artigo.

O reconhecimento da inviabilidade econômica introduz, ainda, duas outras questões: (i) qual é o órgão competente para examinar essa questão e (ii) "inviabilidade econômica" é um conceito absoluto ou relativo?

Quanto à primeira indagação, não me parece que o INPI seja o órgão competente para examinar a possível existência de inviabilidade econômica, o que se situa no domínio das questões econômicas. Assim, no mínimo, supõe-se que o INPI consultará outro órgão da administração pública, caso essa questão seja levantada em um processo de concessão de licença compulsória.

A segunda questão surge pela seguinte razão: a fabricação do produto patenteado em território brasileiro pode ser economicamente inviável para o titular que ainda necessitaria investir na construção de uma fábrica no Brasil, enquanto um terceiro que já possui as necessárias instalações tem condições de fabricar o mesmo produto de forma economicamente viável. A lógica faz supor que a exceção relativa à inviabilidade econômica é um conceito relativo, i.e., se para o titular a fabricação no Brasil do produto patenteado é economicamente inviável, então pode a exploração ser realizada por importação. Fosse a inviabilidade econômica um conceito absoluto, isso é, se ele fosse aplicável apenas no caso de ninguém ter condições de fabricar o produto localmente, então de nada adiantaria essa exceção, pois em caso de inviabilidade absoluta a ninguém interessaria uma licença compulsória.

3. Da aplicação no tempo

Ainda uma interpretação sistêmica do artigo 68 – à luz também dos princípios consagrados pela Convenção de Paris (artigo 5[4]) – aponta para a concessão de um "prazo de carência" de 3 anos, a partir da concessão, para que o titular inicie a exploração de sua patente, antes de sujeitá-lo a alguma penalidade (licença compulsória ou, mais adiante, a caducidade) com fundamento na falta de exploração. O "prazo de carência" apenas não se aplica em caso de abuso, nos termos do caput do artigo 68, o que também está substancialmente de acordo com a Convenção de Paris, que não impõe um prazo mínimo para concessão de licença compulsória em caso de abuso, exceto se o abuso se dá por meio da falta de exploração.

Assim, parece razoável supor que a restrição a que se refere o §4° do artigo 68 apenas deveria ser aplicável após expirado esse "prazo de carência", o que parece ganhar ainda mais sentido se pudermos considerar que o §4° em realidade prevê uma licença compulsória, porém restrita à realização de importação paralela. O reconhecimento de um prazo de carência para aplicação do §4° evitaria penalizar o titular que, logo após a concessão, inicia a exploração por importação enquanto se prepara para fabricar o produto patenteado ou usar o processo patenteado no Brasil. A importação paralela pode, na dependência das circunstâncias, prejudicar a transição de importação para fabricação local na medida em que o titular perde o controle sobre as condições de comercialização do produto patenteado no mercado brasileiro, eliminando em boa parte as vantagens da exclusividade que a patente lhe assegura.

4. Do procedimento

Em vista das considerações acima, no âmbito da Lei n° 9279/96, parece-me que a aplicação do §4° do artigo 68 fará algum sentido no contexto das demais disposições do mesmo artigo na seguinte circunstância:

• decorridos 3 anos da concessão um terceiro requer uma licença compulsória motivada por falta de exploração;
• o titular se defende alegando que está explorando sua patente por importação devido à inviabilidade econômica;
• o órgão responsável reconhece a inviabilidade econômica, admitindo que a exploração por importação é cabível nessa situação; e
• terceiros passam a poder realizar a importação paralela nos termos do §4°.

Dessa forma parece que se reduz o desequilíbrio na aplicação das penalidades a que estarão sujeitos aqueles titulares que exploram a patente por importação e aqueles que não a exploram de modo algum. Em ambos os casos o prazo de carência será o mesmo e a aplicação da restrição/penalidade estará sujeita ao devido processo administrativo.

Ainda assim, um equilíbrio completo não é alcançado, uma vez que se titular que não explora sua patente, sequer por importação, justifica sua inação pelo mesmo fundamento da inviabilidade econômica, então ele estará livre da licença compulsória e não terá seu direito restringido, quanto à possibilidade de impedir a importação paralela.

5. Das disposições de TRIPS

A discussão, contudo, não se encerra por aí. Devemos, ainda, considerar que o Brasil assinou e ratificou a Rodada Uruguai do GATT, que incorpora o acordo sobre Aspectos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (TRIPS). Segundo a opinião da ABPI, que endosso plenamente, o acordo TRIPS está em vigor e é plenamente aplicável desde 01.01.1995. Esse acordo prevê em seu artigo 27 que "os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto (…) ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente". Assim, no que se refere ao exercício dos direitos gerados pela patente, os países membros do acordo não podem discriminar entre a exploração realizada por fabricação local e a exploração feita por importação, de tal modo que os §§1° e 4° do artigo 68 estão em desacordo com TRIPS. Embora o artigo 6 de TRIPS exclua textualmente as questões relativas à exaustão de direitos do escopo do acordo, isso parece não invalidar a determinação geral de que os direitos do titular não devem ser afetados, de modo algum, como resultado de uma discriminação entre a importação e a fabricação local.

6. Conclusão

Ainda que questionadas algumas das conclusões acima, o que se verifica é que o §4° do artigo 68 está cercado de incertezas quanto à forma em que seria aplicável e, até mesmo, se seria aplicável de todo, em vista das disposições de TRIPS.