Transferência de Tecnologia e a Lei

Compete ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial averbar contratos que envolvam transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares.

Conforme previsto no Ato Normativo nº 135, de 15 de abril de 1997, tais contratos são:

• Contratos de Exploração de Patentes;

• Contratos de Uso de Marcas;

• Contratos de Aquisição de Conhecimentos Tecnológicos;

• Contratos de Prestação de Assistência Técnica e Científica; e

• Contratos de Franquia.

A atual Lei de Propriedade Industrial – Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 – eliminou definitivamente a atribuição do INPI de "acelerar e regular a transferência de tecnologia e estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes".

No entanto, o que se verifica na realidade é que o INPI continua a intervir nos contratos de transferência de tecnologia e apontar, em vários momentos, eventuais violação às leis 8.884, de 11 de junho de 1994 (Lei de Defesa da Ordem Econômica); 8.955, de 15 de dezembro de 1994 (Lei de Franquia); 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei do Software); 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), dentre outras.

Como se não bastasse, o INPI consolidou alguns entendimentos próprios, destituídos de base legal, que enfrentam fortes obstáculos para serem discutidos na via administrativa, tais como:

• Estabelecimento da data do protocolo do pedido de averbação no INPI como termo inicial da averbação, independentemente da data prevista no contrato como prazo inicial, o que significa que a empresa licenciada não poderá remeter pagamentos derivados de vendas ou faturamento compreendidos entre a data fixada no contrato e o dia de sua apresentação ao INPI para averbação.

Há uma exceção feita aos contratos apresentados para averbação dentro dos 60 (sessenta) dias subseqüentes à data de assinatura do contrato, hipótese em que os efeitos da averbação retroagem à data de assinatura.

• Aplicação dos limites de dedutibilidade fiscal fixados na Portaria nº 436/58 do Ministério da Fazenda como limites de remessa de pagamentos em contratos envolvendo empresas com vinculação societária, em que a parte estrangeira mantém, direta ou indiretamente, o controle do capital com direito a voto da contratante brasileira.

Ressalta-se que não há, em toda a legislação fiscal brasileira, qualquer dispositivo expresso fixando limites para a remessa de pagamentos, quer entre empresas vinculadas ou sem qualquer vínculo societário.

• Aplicação do limite temporal máximo de dedutibilidade fiscal, fixado no § 3º do Art. 12 da Lei nº 4.131/62, para contratos de transferência de tecnologia como limite de validade de tais contratos.

Com esse entendimento, o INPI determina que os contratos de transferência de tecnologia, excluídos os contratos de licença de marcas e de patentes, assistência técnica e franquia, somente podem ser averbados pelo prazo máximo de 5 anos, prorrogáveis por um único período adicional de 5 anos, desde que comprovadas as vantagens da continuidade da contratação para a empresa brasileira.

Apesar de legalmente questionáveis, não temos notícias de quaisquer ações judiciais contestando os posicionamentos adotados pelo INPI.

Vale observar que a averbação de contratos no INPI só produzirá os efeitos acima após a sua publicação na revista da Propriedade Industrial, conforme determina o artigo 226 da Lei nº 9.279/96.

No caso de contratos entre partes domiciliadas no Brasil, com pagamentos em moeda corrente no país, a averbação é dispensável para permitir a dedutibilidade fiscal do valores pagos.

Esse entendimento decorre da interpretação dos artigos. 52 e 71 da Lei nº 4.506/64, que regulam de maneira abrangente a matéria atinente à dedutibilidade fiscal decorrente dos contratos de licenciamento de direitos de propriedade industrial e a transferência de tecnologia. Tal posicionamento é confirmado por algumas decisões judiciais no sentido de dispensar a averbação para fins fiscais quando os pagamentos são feitos no país, em moeda em curso, entre partes aqui domiciliadas.

Com a promulgação da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, pela primeira vez, foi estabelecido prazo de 30 dias para o INPI examinar os contratos submetidos à sua aprovação, com o objetivo de agilizar o processo de averbação. Contudo, esse prazo se renova a cada apresentação de petição de cumprimento de exigências durante o processo de averbação, não representando garantia alguma de que o Certificado de Averbação seja emitido nesse período.

Na prática, a primeira manifestação do INPI tem levado aproximadamente 40 dias contados da apresentação do contrato para averbação, pois os contratos recebem um protocolo geral e levam aproximadamente uma semana para receber um novo protocolo na Diretoria de Transferência de Tecnologia (DIRTEC), iniciando-se a contagem do prazo apenas após o segundo protocolo (Resolução nº 94, de 19 de fevereiro de 2003 e publicada em 05 de março de 2003).

Em caso de desobediência a este preceito legal, cabe recurso administrativo ao presidente do INPI, conforme §3º do art. 212, requerendo a averbação automática do contrato ou a sua análise imediata pelo INPI. Ademais, é possível impetrar mandado de segurança ou entrar com ação ordinária de perdas e danos na hipótese de tal descumprimento acarretar qualquer impossibilidade de realização da prestação contratual ou prejuízo às partes.

Em coautoria com Flavia C. de C. M. Amaral e Rita Capra Vieira