por Rafael Dias de Lima
01 de junho de 2008
compartilhe
O INPI, ao examinar o pedido de registro de uma marca, considera o caráter distintivo do sinal, nos termos do artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial (LPI) – Lei 9279/96 e, mesmo que defira o pedido, a proteção efetiva dependerá da mensuração do grau de distintividade. O artigo 129 da LPI diz claramente que a propriedade de uma marca é adquirida pelo registro validamente expedido, que assegura ao titular o seu uso exclusivo em todo o território nacional. Ainda que tenha seu registro concedido, as empresas devem verificar se a marca detém forte ou fraco grau de distintividade, de modo a delimitar sua área de atuação.
A doutrina classifica as marcas pelo grau de distintividade, falando em MARCAS FRACAS, também conhecidas como MARCAS EVOCATIVAS ou MARCAS SUGESTIVAS. Essas estão associadas ao produto e/ou serviço que pretendem assinalar, possuindo, por isso, um âmbito de proteção reduzido.
Exatamente por sua relação indireta com o produto/serviço, o exame de distintividade e novidade está sujeito a critérios mais flexíveis, fazendo com que marcas muito próximas, e até idênticas gráfica e foneticamente, coexistam para identificar os mesmos produtos.
Existe uma tênue diferença entre marcas fracas e aquelas consideradas genéricas, desprovidas de proteção por serem comuns, vulgares ou simplesmente descritivas (artigo 124, inciso VI, da LPI)
Mas até onde vai a proteção das marcas fracas?
Marcas fracas possuem distintividade menor em comparação com as de fantasia, mesmo sendo passíveis de registro. Não se pode atribuir às marcas fracas um grau de novidade tão grande a ponto de permitir o seu monopólio em detrimento das concorrentes. Há que se permitir a existência de outras marcas em conjunto com outros elementos arbitrários, pois, ao "criar" sua marca a partir de termos que remontam imediatamente ao produto ou serviço ao qual visa a identificar, os empresários assumem, de forma categórica, o ônus da sua convivência com outros sinais semelhantes das concorrentes.
Providencial, neste sentido, o que discorreu João da Gama Cerqueira:
Se o comerciante adota marcas desse gênero por lhe parecer útil e vantajoso indicar a qualidade essencial do produto ou a sua composição, deve suportar, como ônus correspondente a essa vantagem, a relativa semelhança de outras marcas com as suas. In "Tratado da Propriedade Industrial", Volume 2, p. 819.
Diante desse quadro, não há como se conceder às marcas fracas a mesma proteção que a lei confere às denominações tidas como arbitrárias. Não se coloca em discussão a validade ou legitimidade dos registros existentes para marcas fracas, mas sim a evidente limitação que alcança esse tipo de registro. Vale citar algumas decisões que compartilham desse mesmo entendimento sobre o âmbito de proteção limitada às marcas fracas.
Na sentença proferida pelo juiz da 28ª Vara Cível de São Paulo, na ação nº 583.00.2004.019857-8 envolvendo a Kraft Foods e a Danone Ltda., ressalta-se a seguinte parte:
(…) A expressão FRESH tornou-se comum no meio publicitário, pois passa a idéia de produto ser fresco, conforme a própria tradução da palavra indica (…). Assim, não pode a Autora reclamar exclusividade de uso da palavra FRESH, quando esta assume a função de adjetivo. Caso contrário, ninguém poderia utilizar as expressões leve, macio, l ight, big etc. Assistiria razão à Autora se alguém lançasse um produto utilizando exclusivamente a palavra FRESH (…).
O alcance da sentença citada é o mesmo da decisão bem fundamentada pelo Superior Tribunal de Justiça em relação às marcas BANK NOTE e OFF PRICE:
Propriedade Industrial – Marca Registrada BANKNOTE – denominação genérica de Produto. Desnecessidade de anulação do registro.
I – A marca registrada junto ao INPI de cunho genérico, estreitamente ligada ao produto, torna possível o uso por empresas do mesmo ramo de atividades, desde que no sentido comum e em conjunto com outros elementos identificadores, não havendo que se falar em exclusividade e anulação de registro em via própria.
Vale ressaltar parte do trecho firmado pelo Relator Ministro Waldemar Zveiter, em seu voto:
Assim, (…) o registro no INPI não impede o uso por outras empresas da expressão BANK NOTE, em seu sentido comum, juntamente com outros elementos identificadores. Não é o caso de anular o registro efetivado por via própria, mas de emprestar-lhe uma incidência relativa em casos como dos autos, em que não se pode falar na exclusividade a que se refere o artigo 59 do CPI.
(…)permanece o registro da expressão obtida pela autora, para que o use com exclusividade como sua marca comercial, entretanto, a expressão em seu sentido comum e genérico pode ser utilizada por seus concorrentes (…)
Diante das decisões acima elencadas, verificamos que, em alguns casos, a jurisprudência reconhece o direito de uso exclusivo de uma MARCA FRACA, por seu titular, desde que na forma isolada. Isso confirma que a proteção de uma MARCA FRACA é limitada, o que permite a sua coexistência pacífica com sinal idêntico, desde que combinado com outros elementos distintivos.
O escopo e o limite de proteção da MARCA FRACA definitivamente deverão ser analisados detidamente, caso a caso, pelo Poder Judiciário. O mais importante é o empresário ter conhecimento de antemão dos limites de proteção que são característicos das MARCAS FRACAS.