A atual lei e os sinais e expressões de propaganda

O antigo Código de 1971 previa a possibilidade de um registro específico para sinais e expressões cuja finalidade é promover, recomendar a aquisição de produtos e a contratação de serviços.

Dada a natureza desses sinais, que, tendo visibilidade externa independente dos produtos ou dos serviços e sendo instrumentos de captação de clientela cuja distintividade, freqüentemente, decorre do uso no comércio e na indústria, o INPI, à época, confrontou-se com enormes dificuldades na aplicação dos princípios da especialidade e da distintividade intrínseca, próprios do campo das marcas. Várias demandas judiciais foram intentadas sobre a matéria, por depositantes inconformados com a recusa de registro aos seus slogans.

A lei atual, de 1996, em lugar de equacionar o problema, optou pela solução simplista de suprimi-lo, proibindo, em seu artigo 124, inciso VII, o registro de expressões empregadas apenas como meio de propaganda. Com isso, tais sinais ficaram sem possibilidade de um tratamento especial, sendo tutelados por outras regras de direito, cuja aplicação deve ser examinada no caso a caso, notadamente, o direito de autor e as normas relativas à repressão à concorrência desleal.

A solução parece inadequada, gerando insegurança jurídica e remetendo a questão para o Judiciário, já assoberbado.

Uma formulação razoável seria um registro declaratório, apenas para fixação de data, gerando presunção até prova em contrário.

Há dificuldades interpretativas, também, quanto à norma do referido inciso VII do artigo 124 da LPI, que veda o registro de sinais empregados apenas como meio de propaganda. Há um impasse, pois a lei não exige o uso como pré-condição de registro, demandando-lhe a prova apenas após o registro, por provocação de terceiros. Alguns argumentam que a lei introduziu uma exceção específica, mas um exame sistemático da LPI não nos parece prestigiar essa tese. Assim, a solução seria o INPI apenas exigir prova de uso por provocação, quando registrada a marca e escoado o qüinqüênio de carência.

O INPI, após o advento da lei, vem sistematicamente indeferindo pedidos de registro para sinais que, na percepção do examinador, parecem aptos a funcionar como meio de propaganda e não como sinal distintivo de um produto ou serviço. Nas poucas decisões proferidas em grau de recurso, o órgão tem reformado os despachos indeferitórios quando se convence, pelas provas trazidas aos autos, de que o sinal objetivado é efetivamente usado em contexto típico de marca, como ocorreu no caso da expressão "I CAN´T BELIEVE IT’S YOGURT". (Despacho de 22.04.1998, nos autos do processo nº 817 332 641.)

Não há, porém, até o momento, uma definição clara do destino de sinais dessa natureza que ainda não estejam em uso e o INPI tampouco fixou regras quanto à hipótese de sinais de propaganda incorporados em logotipos que constituem marcas. São questões em aberto que devem vir à tona em um futuro próximo, com a aceleração de exame dos processos, recentemente anunciada pelo INPI com vistas a reduzir seu atraso.