Nome de Domínio: Considerações Sobre um Intruso no Domínio das Marcas

I – Os nomes de domínio de lege lata

Mais do que uma revisão de conceitos nos diversos segmentos, o fenômeno da rede global de comunicações provocou alterações comportamentais no homem e criou certas antinomias, além de questões complexas no campo do Direito.

O homem contemporâneo, que vê a competição como causa eficiente e ambiciona o conforto material como causa finalis, movendo-se dentro de um ambiente orientado pela noção de autopreservação, uma das forças motrizes da sociedade destacadas por  Rudolph Jhering, em sua teoria sobre as normas de conduta do homem na sociedade, criou, neste final de milênio, paradoxalmente, um mundo desmaterializado, que, fértil, pulsante e arisco, se extingue com o simples toque de um dedo no interruptor de luz ou por queda de energia elétrica. Extinto esse mundo, apagam-se os cálculos, os diálogos, os negócios, como as angústias de um personagem desaparecem quando fechamos o livro e se dissipam no ar os sons de uma peça musical quando desligamos o receptor. Cessa a comunicação com o mundo eletrônico , operacionalizada por seu curioso jargão: um núcleo mínimo de expressões inglesas cerzidas por uma sintaxe holofraseática[1], indiferente à estética e freqüentemente capturado pelo universo lingüístico de cada país, infiltrando-se de modo desajeitado no vocabulário local [2]

O adjetivo “virtual”, antes reservado à filosofia, passou a integrar o quotidiano, denotando um mundo abstrato, conjurado pela liturgia do acionamento de um botão que , não funcionando, por acidente, precipita o ser humano de volta para a sua pequenez material[3].

Esse mundo "virtual", por oposição ao mundo “real”, converteu-se em um ambiente de realização de negócios. Os negócios se “realizam”, ou seja, o “virtual” se torna “real”, e “real” , cabe lembrar, vem de “res”, ou seja, coisa, o que traduz o movimento de um plano abstrato para um plano concreto, a passagem da potência para o ato. O mundo virtual desce para a noção romana de “res”, de coisa. ”Downloading’ nada mais é do que a descida do ideal para o real. Eis outro paradoxo deste nosso fim de milênio: o homem atual,tão distante da doutrina platônica das idéias, exposta no diálogo “Phaidros”, ao mesmo tempo, curva-se , debaixo de outra roupagem, a conceitos que remetem ao pensamento do filósofo grego[4].

A virtualização das atividades econômicas constitui fato jurígeno, suscitando questões perturbadoras na esfera do Direito, desde o enquadramento de determinados atos praticados nesse ambiente virtual dentro da dogmática até a eficácia das regras existentes para prevenir lesões a direitos por elas amparados.

Esse mundo virtual pode ser dimensionado e interpretado, no plano do Direito,pelo método de conhecimento analógico derivado de princípio enunciado na Antigüidade e alentado pelas escolas de inspiração socrática[5] : ambos os mundos, virtual e real, se interpenetram e se harmonizam, em perfeita correlação. Além disso,  apoiando-se no argumento a completudine, as autoridades judiciárias devem dar abrigo aos novos conceitos  dentro dos moldes jurídicos hoje existentes[6], ressalvado o campo penal, em consideração ao princípio da reserva legal[7]. A grande fenda entre os fatos dos dois mundos, virtual e real, no plano do Direito, situa-se na órbita da utilidade dos remédios processuais previstos no ordenamento jurídico. Muita vez, esses remédios não alcançam o mundo virtual, tornando-se inócuos. Impõe-se,  por vezes, a redescoberta de uma penicilina jurídica  que possa aniquilar uma nova forma de vida daninha, como, aliás, o Congresso norte-americano procedeu ao editar legislação específica para os casos de pirataria cibernética[8].

A exemplo do mundo real, o mundo virtual evolui , por excelência, dentro de um sistema de sinais, em que desfilam símbolos, ícones e marcas. O primado da informática, aliás, traz à tona questões fundamentais de semiótica, com desdobramentos na órbita do Direito Marcário, como ocorreu no longo litígio entre a Microsoft e a Apple Computer Inc no tocante ao emprego de certos ícones. Na realidade, cabe anotar, trata-se menos de ícones do que de símbolos, se adotarmos a conceituação de Umberto Eco, contrária à teoria de Pierce[9]. Além desses pretensos ícones, que, no fundo, pressupõem um referencial cultural para serem entendidos[10], quando o sistema global de comunicações foi modulado para a tonalidade comercial, surgiram nomes indicativos de sítios (“sites”, no jargão da informática), para facilitação do acesso dos usuários, pois que nosso mundo não é pitagórico.  Deram-lhes o nome de “nomes de domínio’ (“domain names”), assinalando outra ligação conceitual com o mundo real e, notadamente, com o mundo feudal, pois o termo remete a uma extensão de terra de propriedade e, originariamente, sob a guarda de um senhor.  A própria adoção desse termo não deixa de reafirmar a tese de medievalização do mundo, que, obviamente, se atém a outros fenômenos e não àquele objeto deste trabalho. Hoje, há condados , baronatos e principados não mais na terra, mas no ar. Esse fenômeno tem direta relação com a valorização das idéias motoras no campo da indústria, do comércio e da prestação de serviço (=tecnologia, na sua acepção mais larga) como instrumentos de riqueza e poder. Hoje, o grande exército que Napoleão Bonaparte mobilizou para tomar a Áustria em 1809 , sua “Grande Armée”, não seria um elemento definidor de poder. Muito menos relevante  seria , na atualidade, para aferição de potência, a vasta extensão territorial do incômodo império de Carlos V, no século XVI, colcha de retalhos de difícil controle , azinhavrada pela política de intrigas praticada pelos Príncipes Eleitores. Definidora de poder, nestes últimos dias do século XX e na madrugada do terceiro milênio  é , isto sim, a informação tecnológica, capaz de modificar a feição do mundo em poucas horas .Dotada de uma motilidade impressionante, a informação cruza o ar e desembarca em qualquer lugar, impulsionando a economia. Onde sofrer censura, esvoaça e  busca ambiente mais seguro.

Assim como empresas deixaram a terra e foram para o ar – com maior facilidade , também, de desaparecerem sem deixar vestígios – o mesmo ocorre com seus sinais de identificação. Os nomes de domínio tornaram-se, em sua trajetória evolutiva, novos sinais que compõem o estabelecimento mercantil, fixados em outro meio. Pouco importa, porém, o meio de fixação. O homem já escreveu sobre a pedra  – vestígio disso é a própria palavra “grafia”, derivada de vocábulo grego que significa “arranhão” [na pedra][11]. O homem já escreveu em papiro. Hoje, escreve no ar. Assim, razão não haveria para que se não enquadrassem no campo do direito. O vinho é o mesmo: o que mudou foi a garrafa.  Qualquer forma de expressão das atividades do empresário remete ao conjunto de bens intelectuais que instrumentalizam o exercício de sua competição no mercado. O Prof. Assafa Endeshaw, em interessante artigo publicado no “The Journal of World Intellectual Property”[12], mostra o processo de adoção de marcas e nomes comerciais, a maioria, famosos, como ferramentas de identificação de endereços na grande rede, em substituição ao sistema puramente numérico, originariamente concebido e que se revelou ineficiente pela dificuldade de memorização de números longos[13]

Disso tira-se que os nomes de domínio são sinais designativos da presença de uma pessoa física ou jurídica que presta serviços profissionais, fabrica ou fornece produtos. São, em última análise, formas de identificação de agentes econômicos.  Assim, devem integrar-se a toda a galáxia de sinais que compõem o estabelecimento, alinhando-se às marcas, aos títulos de estabelecimento e aos nomes comerciais e subsumindo-se aos mesmos princípios que regulam a competição. Esses sinais são, pois, instrumentos de competição e seu disciplinamento se inscreve, ipso facto, no mesmo conjunto de normas. Não podem insular-se , nem desafiar direitos subjetivos tutelados pelo ordenamento jurídico, em qualquer órbita, como bem apontam Dale Cendali, Charlotte Forssander and Ronald Turiello[14].

Nessa perspectiva, a adoção de um nome de domínio não pode desconhecer as regras aplicáveis a todo o sistema de sinais utilizados pelo empresário para a consecução de suas atividades, em um regime de competição.  Os nomes de domínio têm , em comum com os demais sinais , a função de identificar determinada fonte e, se falsos, se desviam de sua finalidade, convertendo-se em instrumentos de fraude. É verdade, porém, que o meio fugidio em que se enclavinham, a sua unicidade e a sua vocação internacional acarretam tensões na sua relação com as figuras clássicas de proteção aos sinais identificadores do empresário, problemas que serão examinados adiante, na segunda seção deste artigo.

O emprego de um nome de domínio idêntico ou passível de confusão com determinada marca de indústria, comércio ou serviço , para a designação de produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins com aqueles identificados por marca pré-registrada invade o espaço jurídico do titular do registro efetuado perante o INPI, nos termos do artigo 124, inciso XIX da Lei de Propriedade Industrial, dando lugar a pretensões de abstenção e ressarcimento do dano causado[15]. Não vejo necessidade ou utilidade de qualquer lei nova para proclamar a extensão dos direitos dos titulares de marcas registradas no Brasil à hipótese de uso no mundo informático[16], de outro modo, salvo quando a lei vigente não tem plasticidade suficiente, sendo pontual, seríamos forçados a rever, incessantemente, as leis em vigor, para apanhar as mutações tecnológicas, cada dia mais velozes e imprevisíveis.

Para verificação dos fatos que compõem o suporte fático do inciso XIX do artigo 124 da lei citada, há que apurar o conteúdo do sítio designado pelo nome de domínio em contenda. Se ele nada contiver, parece-me autorizada a interpretação de que se trata de designação universal, abrangendo, com isso, o campo de atuação do titular e infringindo-lhe o direito assegurado pelo registro [17]. Há, porém, situações próprias geradas pela sistemática adotada para os nomes de domínio, examinadas adiante, que tornam difícil a aplicação dessas regras de forma cartesiana.

O sistema de proteção às marcas tangencia o plano dos direitos de personalidade, quando nomes de pessoas passam a desempenhar função de sinais distintivos no mercado. Transformado em marca, o nome adquire a tutela específica assegurada aos sinais distintivos empresariais sem, contudo, perder o amparo do direito de personalidade. Há hipótese de um nome de domínio conflitar com direitos dotados desse duplo escudo, identificando-se ou confundindo-se com nome de pessoa. A questão reveste enorme complexidade, devendo-se observar, casuísticamente, se o nome é notório , daí irrefragável a alegação de fraude, ou, pelo menos, singular, a ponto se tornar inequívoca a associação com determinada pessoa que, por isso, se considere lesada[18].

Se o nome de domínio controvertido é idêntico ou confundível com marca de alto renome ou marca notoriamente conhecida, incidem as regras dos artigos 125 e 126 da Lei de Propriedade Industrial, o primeiro, assecuratório de um amparo vertical, independentemente do segmento de mercado, o segundo, garantidor de uma proteção extraterritorial, no mesmo segmento ou em segmentos semelhantes ou relativos, independentemente da existência de registro local.

A questão das marcas de alto renome reveste acentuada complexidade. A lei atual , ao contrário do Código de 1971, não lhes condiciona a proteção a declaração prévia, válida e eficaz por certo tempo, de modo que impossível uma lista exaustiva para orientar o exame, quer do Judiciário, quer do órgão administrativo incumbido do registro ou do julgamento de recursos contra o registro.

A proteção às marcas de alto renome oferecida pelo artigo 125 da Lei 9279/96 aproveita unicamente aos sinais que tenham sido previamente registrados na categoria de produtos ou serviços em relação aos quais adquiriram essa qualidade.

Por marca de alto renome, parece-nos claro que a lei 9279/96 se refere aos sinais antes impropriamente denominados “notórios”. Na sistemática da nova lei, a tutela mais ampla a esses sinais depende da verificação do fenômeno no momento em que se dá a controvérsia. Não se cogita de declaração a priori, não se exige que, antes do litígio, a marca tenha sido objeto de juízo oficial a respeito da latitude de seu conhecimento.

Algum nervosismo parece existir pela inexigibilidade dos pressupostos, antes fixados pelo Código de 1971, de possibilidade confusão e/ou prejuízo à imagem do sinal a ser protegido. Não nos parece autorizada a conclusão de que o silêncio da lei nova implique um elastério irrazoável. A possibilidade de confusão ou associação é corolário da própria notoriedade (= alto renome) conquistada pela marca. Se não se verificar associação ou confusão, é que, a rigor, notória não é a marca[19]. O detrimento para o sinal é circunstância meramente agravante. Ainda que se não dê, não se admite o uso ou o registro de sinal conflitante com outro que seja de alto renome, pelo simples fato da possibilidade de confusão ou associação. Assim, parece-me desarrazoada a crítica de que a lei nova estira o âmbito de proteção da marca de alto renome.

Um dos princípios mais altos que informa a proteção às marcas de alto renome é a repressão ao enriquecimento sem causa. As marcas notórias são , pois, verdadeiros magnetos, aptos a atrair clientela pelo simples fato de sua presença, independentemente dos produtos ou serviços a que se destinavam na origem. Pelo seu valor distintivo muito mais alto, é natural que o direito lhes conceda amparo especial. Trata-se de proteção objetiva: apurada a qualidade da marca, não há que se cogitar da questão de saber se de seu emprego não autorizado deriva enriquecimento ilícito. Basta o fato notoriedade para que se presuma o uso indevido.

Indagação inquietante, subjetiva, pois, é o grau de conhecimento necessário à qualificação de um sinal distintivo como sendo de alto renome. A lei não o define e bem agiu o legislador, porquanto se ingressa, aqui, em terreno arenoso, onde não convém o estabelecimento de parâmetros matemáticos. Quando se fala de marca de alto renome, fala-se de marca viva, que pulsa no mercado, e , nesta hipótese, conclusiva é a voz do mercado. É o mercado que diz quando um sinal pode beneficiar-se do adjetivo. Não é por outra razão, aliás, que o INPI, além dos dados de que se ocupa o Ato Normativo 7/002, de 5.11.1980, vem levando em conta, como elemento fático oncludente, pesquisa de mercado de onde decorra que o sinal objeto do pleito atingiu nível de conhecimento que o qualifique. Esse requisito, aliás, já foi afastado pelo Judiciário [20]   , mas constitui dado de acentuado relevo para apreciação da matéria.

A notoriedade , no sentido que lhe dá o dispositivo em ribalta sob o nomen juris alto renome , admite gradação, sem perda da qualidade.  Assim, um sinal distintivo pode ser mais largamente difundido do que outro que mereça, também, aquele predicado. A pré-fixação de percentuais, porém, parece-nos, como antecipado acima, inconveniente, pela natureza do fenômeno[21] Não que a aferição de notoriedade deva subsumir-se a critérios mágicos, herméticos, mas a percepção do julgador, conjugada, evidentemente, com os dados coligidos nos autos, desempenha papel significativo, daí, aliás, o INPI submeter a análise a uma comissão , não admitindo juízo monocrático. Sob o regime do código revogado, a decisão quanto à notoriedade irradiava conseqüência jurídica de amplo alcance não apenas pela derrogação do princípio da especialidade, como, também, pela duração dos efeitos, pois, uma vez declarado notório o sinal, passava a desfrutar dessa condição pelo tempo do registro básico. A lei nova aliviou acentuadamente o peso do julgamento, pois o juízo de notoriedade se confina ao litígio, ainda que, sem dúvida, a decisão possa influir em outras controvérsias, sobretudo quando coevas ou quando ainda não transcorrido um lapso de tempo considerável.

Como visto, o alto renome afere-se de forma incidental, na hipótese de confronto com sinal objeto de depósito anterior, que o titular da marca pretensamente renomada entenda infringente de seus direitos, tendo duplo objetivo: calar o princípio da especialidade e dar a palavra a postulados de maior altura na pirâmide das normas, e, de outro lado, servir de circunstância agravante ao ilícito de violação a direito na órbita das marcas. Assim sendo, ao impugnar o registro de nome de domínio idêntico ou confundível com marca pré-registrada no Brasil , para segmento diverso, mas que o titular pretenda de alto renome, o titular da pretensão deverá pedir sentença que declare presente esse atributo do sinal.

Quanto às marcas notoriamente conhecidas, ao amparo do artigo 6 bis da Convenção de Paris e do artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial [22] sua proteção dá –se por transposição territorial. Os países signatários do Tratado constituíram-se em União , comprometendo-se a , dentro dela, proteger, contra registro ou uso desautorizado, sinais distintivos que os comerciantes ou industriais , de modo geral, sabem originar-se de determinada pessoa com domicílio em um dos países. Esse dispositivo é reafirmado pelo Acordo TRIPS, em seu artigo 16 , acrescido de regra que alonga o seu campo de incidência para apanhar marcas destinadas a produtos ou serviços diversos mas suscetíveis de criar associação com a marca-fonte[23].

Vigendo esses dispositivos no Brasil,  aproveitam eles a quem se sinta lesado pela adoção de nome de domínio que contenha marca idêntica ou similar a sinal que se enquadre nessas condições.

Uma vez que o nome de domínio exerce funções análogas àquelas desempenhadas pelas marcas – e, sem dúvida, pelos nomes comerciais – o seu emprego anterior ao depósito efetuado por terceiro é apto a dar sustento à alegação de pré-uso para obtenção do benefício do parágrafo 1.o do artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial, atendidas as condições daquele dispositivo e desde que o nome de domínio tenha gerado negócios efetivos, em relação a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins[24].

Caso o nome de domínio se identifique com o elemento caracterizador de um nome comercial, aplica-se a regra do artigo 5.o, inciso XXIX da Constituição Federal, que oferece garantia , em todo o território da República, a nomes de empresa, garantia que a jurisprudência tem delimitado em função de diversos critérios, incluindo o ramo de negócio em que opera a sociedade[25]. Em se tratando de empresa não constituída no Brasil, há hipótese de aplicação do artigo 8.o da Convenção da União de Paris , que resguarda os nomes comerciais de empresas com domicílio em algum dos países que compõem a União de Paris contra usurpação[26].

Quanto aos remédios jurídicos-processuais, cabem as ações  de que o ordenamento jurídico brasileiro mune os vários direitos aqui comentados, enxaguando do chamado mundo virtual as lesões que se comprovarem no âmbito da lide. Na ação que se deduzir em juízo, caberá pedido de abstenção de uso do sinal litigioso , assim como pretensão indenizatória, se comprovado o dano no processo cognitivo. No bojo da demanda, poderá o autor, ainda, em meu sentir, pedir ao juízo que oficie o órgão do registro a suspender o título, de carga puramente declarativa e precário, à míngua de exame, pois que exame, pela natureza da atividade a que se prestava, não poderia, mesmo, haver. Presentes os pressupostos, cabe, igualmente, antecipação de tutela, como vem sendo reconhecido pelo Judiciário[27].

Questão que tomou vulto, no Brasil, desde o nascedouro dos embates em torno da matéria, é a da competência para julgar demandas integradas pelo órgão do registro (FAPESP). Sobre essa problemática, pronunciou-se, em dias recentes, o Superior Tribunal de Justiça, que entendeu competente a Justiça Estadual[28]. Bem andou aquela alta corte, pois que o ato foi praticado por fundação estadual e o exercício de atribuição federal não é circunstância suficiente para atrair a competência da Justiça Federal diante da regra do artigo 109 da Constituição da República, que transcrevo:

Art. 109 . Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

A competência da Justiça Federal é ratione personae, sendo , assim, desimportante a verificação do conteúdo da função exercida pela parte: a questão situa-se, antes, no plano da existência formal do partícipe da relação processual  como um dos entes taxativamente mencionados no dispositivo constitucional: União, entidade autárquica ou empresa pública federal.  A FAPESP não se subsume a nenhuma dessas categorias; não figura no suporte fático do artigo 109. Assim, as demandas que por ela ou contra ela sejam ajuizadas não são absorvidas por essa regra, recaindo na competência residual da justiça comum.

Outro assunto nebuloso é a imprescindibilidade de participação da FAPESP na tríade processual. Em meu sentir, trata-se de causa entre particulares, daí dispensável a atuação da referida entidade. O registro é, pois, precário,  de conteúdo declaratório.

II – Problemas específicos trazidos pelas
funções exercidas pelos nomes de domínio

A aparente placidez das considerações feitas até o momento, que concluem pela acomodação dos nomes de domínio nas matrizes do ordenamento jurídico brasileiro, é perturbada por alguns problemas que decorrem da natureza desse novo bem e pelo tratamento que se lhe vem dando internacionalmente. O nome de domínio é filho de um acidente genético em um laboratório que revolucionou nosso planeta: a Internet. Destinado à simples função de indicador de endereço, logo , a exemplo de Júpiter que destronou Saturno, seu pai, assenhorou-se de outras funções e entremeou-se com as dos demais sinais distintivos nascidos no mundo real, formando um território autônomo dentre de outro Estado.

Sem ser convidado, o nome de domínio ingressou no sistema de sinais utilizados pelo empresário e, como um intruso, provoca conturbação na estrutura normativa a que se submetem as marcas.

O equacionamento de situações claramente apanhadas pela ordem jurídica vigente, como a usurpação pura e simples de marca registrada para determinado ramo de negócio, para o mesmo fim ou fins semelhantes, ou o apossamento de marcas notórias ou notoriamente conhecidas , para qualquer fim, não dá lugar a maior controvérsia, e, como visto, o Judiciário tem dirimido essas questões com segurança, dando pela incidência das normas jurídicas em vigor. O mesmo se diga das hipóteses de aberta má fé. É de casos dessa espécie que o Judiciário e, também, os centros de arbitragem , nas hipóteses de nomes de domínio internacionais, vêm-se ocupando. É deles, ainda, que trata a lei norte-americana, citada na nota 8 deste artigo, como se tira da nova secão 43 (d) (1) A que introduz ao Lanham Act[29]. Sobre eles é que o Judiciário vem decidindo, tanto no Brasil , como nos exemplos evocados neste artigo, quanto em outros países[30]

O problema não repousa nos casos que provocam estrépito e que reprisam, no espaço cibernético, o velho fenômeno da pirataria de marcas célebres no espaço real. A grande questão reside na assimetria entre as regras relativas ao uso de sinais distintivos no comércio e a realidade dos nomes de domínio, que aponta para as seguintes disfunções:

a) Apesar de se arrogarem funções distintivas análogas às que são exercidas pelas marcas, os nomes de domínio retém o seu papel de endereço e são unívocos. Assim, ao contrário do que se passa com as marcas, que podem coexistir, mesmo idênticas ou semelhantes, em nome de diversos titulares, desde que destinadas a setores díspares, excetuadas as marcas notórias, os nomes de domínio se reservam a um único titular que, assim, monopoliza o sinal independentemente do segmento em que opera.

b) As marcas sujeitam-se , tipicamente, a disciplinamento territorial, salvo, em certa medida, aquelas que se registram sob a égide de um sistema de registro central, a exemplo do Acordo de Madri.Os nomes de domínio, ao revés, têm vocação eminentemente internacional, sendo rebeldes a restrições territoriais quanto ao seu uso.

O primeiro problema descrito acima interfere com o princípio da especialidade das marcas. É verdade que, conforme ponderei na seção precedente, a verificação de incidência da regra da lei brasileira depende de pesquisa da finalidade do nome de domínio. Se o sítio não tem qualquer conteúdo, constituindo um terreno baldio no espaço cibernético, o nome que se lhe atribui infringe, de qualquer modo, marca idêntica ou semelhante, pré-registrada, notoriamente conhecida ou de alto renome.  Se, ao revés, a finalidade do nome de domínio é identificar um sítio com um conteúdo delimitado e diferente, a questão não é tão algébrica. Primeiramente, porque o simples emprego de determinado nome para distingui-lo já, por si só, atrai o público e é suscetível de causar dano ao titular da marca anterior, se com ela confundível. Em segundo lugar, a concessão de nome de domínio que contenha a marca fecha as portas para o detentor de registro do sinal, em qualquer área que seja. Inocorrendo hipótese de má fé ou não sendo notória a marca, configura-se evidente conflito de direitos.  O sistema de registro de nome de domínio é um funil no qual passa um único sinal. Com isso, distorce-se o sistema de proteção às marcas. Para harmonia dos dois sistemas, seria necessário que se admitisse o convívio de nomes de domínio com núcleo idêntico ou semelhante com o acréscimo de indicadores de sua finalidade[31] ou origem.

O problema b), identificado acima,  é particularmente grave, pois que o sistema permite a concessão de direitos universais para sinal que possa estar registrado em nome de inúmeras pessoas, físicas ou jurídicas, em diversos países, para vários fins. Salvo hipótese de lesão a direitos sobre marcas notórias ou notoriamente conhecidas, ou a qualquer outro sinal notório, como,e.g., uma indicação geográfica ou, ainda, um nome comercial ou um nome civil que tenham conquistado projeção mundial ou no país do registro, a situação torna-se complexa, devendo ser dirimida pelas regras do país em que se suscite, mas com evidente dificuldade de eficácia para decisão favorável à proibição de uso do domínio.

III – Tratamento atual dos nomes de domínio  com o código BR

No Brasil, nomes de domínio com o código BR, derivado da Norma 3166 da Organização Internacional de Normalização (ISO 3166), vêm sendo registrados pela Federação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP, que, para esse fim, recebeu delegação de competência do Comitê Gestor Internet do Brasil mediante a Resolução de n.o 002/98 [32]  Vários desses registros vêm sendo questionados em demandas judiciais em que se discutem, além da matéria de fundo, questão relativa à competência, em função da natureza jurídica do órgão responsável pelo registro, quando presente em uma das arestas da tríade processual, questão sobre a qual fiz comentários na primeira seção deste artigo.

A legitimidade de registros de nome de domínio não é uma controvérsia que se limite ao Brasil. Travam-se acirradas disputas por nomes de domínio pelo mundo afora e, em dias recentes, a ICANN – International Corporation for Assigned Names and Numbers [33], determinou que questões dessa natureza sejam dirimidas por arbitragem institucional, sob o auspício de centros de arbitragem conveniados ,que, até o momento, são as seguintes: o Centro de Arbitragem da OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual, o The National Arbitration Forum, o Disputes.org/e Resolution Consortium e a CPR – Institute for Dispute Resolution.. O centro de arbitragem da OMPI, como vem sendo noticiado, já vem resolvendo diversos conflitos, alguns de grande repercussão no Brasil por dizerem respeito a marcas brasileiras famosas, como EMBRATEL[34].

Em relação aos nomes de domínio .BR, passíveis de registro pela FAPESP, a ABPI, em dezembro de 1999, encaminhou às autoridades governamentais competentes um projeto de criação de um órgão revisor, competente para decidir pedidos de anulação formulados por terceiros que se sintam lesados. O objetivo desse projeto é equilibrar dois interesses: de um lado, assegura a dinâmica da atuação da FAPESP[35], preservando a utilidade dos registros que efetua, já que a velocidade é um imperativo categórico no território ideal da Internet, e, de outro lado, garante a defesa dos direitos de terceiros, cuja infringência é de difícil prefiguração.

Cabe assinalar que a proposta da ABPI em nada  se antagoniza com a fórmula arbitral  De fato, a arbitragem é uma modalidade de resolução de conflitos por juiz não togado, hoje tornada viável pela legislação brasileira, que equipara o laudo arbitral a sentença, permitindo-lhe a homologação direta pelo Judiciário.  Fórmula alternativa que é, sua consecução depende da vontade das partes, que podem, sem dúvida, preferi-la a qualquer outro remédio, quer administrativo, quer judicial, impondo-se a observância, por outro lado, do parágrafo 2.o do artigo 4.o da Lei 9.307, de 23.09.1996.

Uma vez que os nomes de domínio tendem a ganhar cada dia maior relevância econômica, com a propagação dos negócios através da rede global de comunicações, é desejável que , realmente, se dote o País de um mecanismo ágil de solução de conflitos, diminuindo a necessidade de se deduzir pretensão anulatória em juízo.

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[1] A exemplo das línguas de estrutura polissintética, como aquelas faladas pelos astecas e outros povos da América Central e da América do Norte. O próprio inglês e também, em certa medida, o francês, guardam vestígios dessa estrutura, como ensina J.R. Firth in “The Tongues of Men & Speech”, edição de 1966 da Oxford University Press, pág.82.

[2] No Brasil, brotam despautérios como  “deletar”, em lugar de “suprimir”, “printar”, em lugar de “imprimir”,  termos inúteis, por nada acrescerem ao  inventário de palavras com o mesmo conteúdo semântico, além de curiosidades como ‘inicializar” em lugar de “iniciar’ ou “começar”. Sendo o idioma a ferramenta do pensamento, a sua deterioração indica redução da capacidade do homem de manejar os conceitos e formular silogismos com segurança.

[3] A tecnologia, em qualquer setor, tem finalidade instrumental: servir ao homem, suprindo as suas limitações físicas e dando-lhe conforto. O homem é o mago criador da tecnologia, e não o feiticeiro que dela faz uso e a ela se escraviza. É irrefutável o alto valor da informática, que constitui, hoje, uma condição sine qua non para o desempenho de qualquer atividade profissional. Seu emprego, porém, representa risco para o pensamento humano na medida em que substitua inteiramente a capacidade de realização de atividades intelectuais em lugar de instrumentalizá-las. 

[4] “Phaidros “, edição  da Ernst Heimeran Verlag, Munique, 1964, pag.57 e sgtes.

[5] O princípio retomado pelas escolas neoplatônicas: “Quod est inferius est sicut quod est superius”.

[6] Em sustento à aplicação desses dois princípios, transcrevo parte da sentença do Dr. Juiz da 16.a Vara Cível de Curitiba decidindo ação movida por Ayrton Senna Promoções e Empreendimentos Ltda. contra Laboratório de Aprendizagem Infantil Meu Cantinho S/C Ltda.:

“(…) mesmo à falta de norma com status de lei ordinária, mesmo frente à liberdade que é tema central da bem lançada resposta, invoca-se princípios de direito e analogia para concluir este Juízo sem medo de errar, não ser possível alguém utilizar nome ou marca na internet sem a necessária e devida autorização de quem a tem para uso exclusivo segundo o direito positivado (…) “

( Sentença tirada dos autos da ação de número 117/99 e confirmada por aresto da 2.a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná.)

[7] Há um aceso debate sobre a incidência de tipos penais definidos na lei brasileira a atos ilícitos cometidos por meio eletrônico, havendo, em trâmite no parlamento, projetos que prevêem novos tipos. É certo que a maior parte dos atos delituosos praticados com o uso da informática, sobretudo na rede global de comunicações, nada mais são do que novas modalidades dos mesmos crimes, como dano, estelionato , crimes contra a honra e vários outros, mas há, igualmente, alguns atos cuja tipicidade é, de fato, duvidosa e que, para certeza de punibilidade, deveriam ser descritos em novas normas.

[8] O “Anti-Cybersquatting Act”, assinado pelo Presidente Clinton em 29 de novembro de 1999 como parte do Public Law 106-113, Division B, parágrafo 1000 (a) (9).

[9] Pierce, C.S, 1931, “Collected Papers” , Cambridge, Harvard University Press.

[10] Como as sinédoques gestuais, tais como o gesto imitativo de um revólver, produzido com o uso do polegar e indicador em ângulo de 90º, que, para ser entendido, necessita de referências culturais, ou a linguagem gestual consistente no menear com a cabeça, significativa de “sim”, em algumas culturas, e de “não”, em outras.

[11] graphein significa “arranhar”.

[12] “The Threat of Domain Names to the Trademark System”, publicado no The Journal of World Intellectual Property, maio de 2000, pp.234 e sgtes.

[13] O autor, aliás, dá, como exemplo, a expressão numérica de seu próprio endereço na Internet: 155.69.4.53.

[14] In “An Overview of Intellectual Property Issues Relating to the Internet”, publicado no The Trademark Reporter, vol.9, pp.485-576: “In general, unauthorized use on the Internet of another’s written words, trade marks, trade names, service marks, literary characters, images, music or sound is  a violation of that party’s intellectual property rights, just as it would be in a non-Internet medium under traditional principles of intellectual property law”.

[15] Como transparece das inúmeras sentenças e julgados dos tribunais em demandas ajuizadas por usurpação de marcas na Internet,  o Judiciário vem entendendo inequívoca a incidência das normas que tutelam as marcas, no Brasil, na hipótese de emprego dos sinais controvertidos como elementos de composição de nomes de domínio. Vejam-se, dentre diversas outras, as seguintes decisões:

a) Decisão da 14.a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Agravo n.o 599.132.826, partes Grendene S.A. contra Riegel Imóveis e Construções Ltda., em que se discutia o emprego, pela Ré, da marca RIDER, como elemento central de seu nome de domínio (Julgamento em 06.05.1999);

b) Idem, sentença do Dr. Juiz da 7.a Vara Cível de Guarulhos, São Paulo, de 29.12.1998, em ação proposta por Luk do Brasil Ltda. contra Pledir Ind.Com.e  Importação Ltda.

c) Idem, sentença do Dr. Juiz da 22.a Vara Federal de São Paulo em demanda ajuizada por Carl Zeiss e Carl Zeiss do Brasil contra Quality Technologies Com. Imp. Exportação Ltda.

[16] Há projeto nessa linha, do Deputado Clementino Coelho, que tramita sob no Q-300, composto de três artigos, o segundo dos quais diz o seguinte:

 Art. 2.o – O Art. 131 da Lei n.o 9279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar aditada do seguinte parágrafo:

Parágrafo único. A proteção estende-se ao uso da marca, ou de textos que a caracterizem inequivocamente em documentos, dadfos ou nomes de domínio para uso em redes de computadores, inclusive a Internet.

[17] Associo-me, neste tocante, à tese exposta em recente trabalho do Dr. Maurício Lopes de Oliveira, publicado na Revista da ABPI de n.o 45, de março/abril de 2000, páginas 46 e 47.

[18] Como no caso da atriz Julia Roberts, indevidamente adotado como núcleo de nome de domínio por parte de …., cancelado por força de decisão arbitral (…..)

[19] É difícil imaginar, por exemplo, que marcas como “MARLBORO”ou “NESTLÉ”pudessem ser utilizadas em qualquer outro segmento sem provocar associação ou confusão.

[20] Vide o voto de Sua Excelência o Ministro Armando Rolemberg no acórdão do Tribunal Federal de Recursos nos autos da Apelação Cível 93.213/RJ (ementa publicada no DJ de 26.03.1987).

[21] O INPI entendeu que a marca FRIGIDAIRE é notória no sentido do artigo 67 do Código revogado, satisfazendo-se com o percentual de 63% apurado por instituto de pesquisa, tomando em conta, em particular, a vastidão do território brasileiro (despacho publicado na RPI  de 23.08.1988, em relação ao processo de notoriedade 812.498.010)

[22] Art. 6 bis

1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado, e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparafda pela presente Convenção e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

(…)

..

 Art. 126 – A marca notoriamente conhecida em seu ramod e atividade nos termos do art. 6.o bis (1), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar  preivamente depositada ou registrada no Brasil.

Parágrafo 1.o.- A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

Parágrafo 2.o – O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida..

[23] Trips, artigo 16(2), in verbis: “(…) provided that use of that trade mark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trade mark and provided that the interests of the owner of the registered trade mark are to be damaged by such use”.

[24] Art. 129 (….)

Par. 1.o – Toda pessoa que, de boa fé, na data de prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

[25] Constituição Federal, art. 5.o, inciso XXIX, in verbis:  A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

[26]  Convenção da União de Paris, cujo texto revisto em Estocolmo em 14 de julho de 1967 foi promulgado no Brasil pelo Decreto 635, de 21.08.1992. Reza o Artigo 8.o desse convênio: O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.

[27] Como, e.g., em recente despacho do Juiz da 37.a Vara Cível de São Paulo, Capital, em ação proposta por GTFM, INC, em curso sob n.o 005161827, ordenando, in limine, que a ré se abstivesse do uso de nome de domínio e outros sinais contidos no seu sítio, por infração a direitos sobre marca , nome civil e efígie , ordem imediatamente acatada pela FAPESP, oficiada para tanto.

[28] Conflito de Jurisdição, de n.o 1999/0110981-7, julgado em 23 de fevereiro de 2000, sendo suscitante o Juízo Federal da 10.a Vara da Seção Judiciária do Estado do Paraná e suscitado, o Juízo de Direito de Curitiba, e sendo as partes, de um lado, America Online Incorporated, como autora e, de outro , América Online Telecomunicões Ltda. e a FAPESP.

[29] Transcrevo o dispositivo, reproduzido do artigo “Taking Aim At Cybersquatters”, de D.avid M. Kelly e Christina J Hieber, publicado no Trademark World, n.o 125, pág. 14 e sgtes:

“A person shall be liable in a civil action by the owner of a mark, including a personal name which is protected as a mark under this section, if, without regard to the goods or services of the parties, that person———

(i) has a bad faith intent to profit from that mark, including a personal name which is protected as a mark under this section; and

(ii) registers, traffics in, or uses a domain name that ——-

(I) in the case of a mark that is distinctive at the time of registration of the domain name, is identical or confusingly similar to that mark;

(II) in the case of a famous mark that is famous at the time of registration of the domain name, is identical or confusingly similar to or dilutive of that mark; or

(III) is a trademark, word, or name protected by reason of section 706 of title 18, United States Code, or section 220506 of title 36, United States Code.”

[30] Vide, e.g., o caso Panavision International vs. Toepen (947 F. Supp.1227 N.D. III.1996). Sobre o assunto, transcrevo comentários de Assafa Endeshaw (op.cit):

“In Panavision , the U.S. District Court for the Central District of California had to examine Panavision’s allegation that Dennis Toeppen was a “cyber space” who stole valuable trademarks and established domain names for the purpose of selling them to the rightful owners.”

[31] Há alguma semelhança com a hipótese de homonimia , quando nome civil idêntico é empregado , legitimamente, por pessoas diversas, que a jurisprudência brasileira vem resolvendo mediante exigência de forma gráfica distinta por parte do segundo postulante ao registro no INPI.

[32] Essa Resolução decorre das atribuições conferidas ao Comitê Gestor Internet do Brasil pela Portaria Interministerial MC/MCT de n.o 147, de 31 de maio de 1995.

[33] Sobre a composição e regulamento desse órgão, vide o seguinte sítio: www.icann.org

[34] Decisão

[35] O registro é eletrônico e ágil, daí infactível o estabelecimento , em primeira instância, de um contencioso ou de um exame acurado, à luz da pluralidade de normas suscetíveis de infringência pela ocupação de um nome de domínio. Segundo informação fornecida pelo Jornal de Fibra, órgão da Federação das indústrias do Distrito Federal, número 2241,de 15 de junho de 2000, até o mês de junho, a FAPESP já havia efetuado 257.000 registros.