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Marca notória requer prova de reputação ampla no mercado

por Rodrigo Borges Carneiro

01 de setembro de 2005

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Em julgamento ocorrido em 27 de Julho de 2005, a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª. Região, por unanimidade, decidiu manter o indeferimento do pedido de registro de notoriedade da marca Votorantim, pleiteado ainda sob a égide do Código de 1971. O Tribunal entendeu que, para fazer jus ao status de marca notória, é necessário comprovar que a fama da marca extrapola o segmento de mercado em que está inserida. A decisão ainda é passível de recurso.

Fundada em 1918, e inegavelmente conhecida na área de construção civil, a empresa S/A Indústrias Votorantim pretendeu, sem sucesso, ainda na vigência do antigo Código da Propriedade Industrial Lei 5772/71, obter registro de marca notória para o sinal Votorantim, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Irresignada com o indeferimento final do seu requerimento de registro como marca notória pelo INPI, a empresa S/A Indústrias Votorantim ajuizou ação ordinária na justiça federal. O argumento foi o de que a marca vem sendo utilizada, há várias décadas, gozando de fama junto aos profissionais ligados à construção civil, arquitetura , paisagismo e decoração. Juntou ao processo documentos comprovando a larga comercialização de produtos com o sinal Votorantim.

A sentença de primeiro grau confirmou o indeferimento do registro de marca notória pelo INPI, sob o entendimento de que o exame da notoriedade de uma determinada marca deve considerar não somente o consumidor do segmento de atividade em que está inserida, como também todo e qualquer consumidor. Embora tenha reconhecido que a marca Votorantim tem reputação em seu segmento de atividade, merecendo proteção como marca notoriamente conhecida, a sentença acolheu a posição do INPI de que não houve comprovação de que a fama da marca Votorantim extrapola o seu ramo de atividade.

No julgamento da apelação, a Primeira Turma Especializada do Tribunal da 2ª Região, em decisão unânime, confirmou a sentença. A relatora, Exma. Juíza Federal convocada Márcia Helena Nunes, também entendeu que não ficou comprovado nos autos que a marca Votorantim tenha atratividade em todo o público consumidor, ainda que não relacionado à construção civil.

O registro de marca notória era regulado pelo antigo Código da Propriedade Industrial, Lei 5772/71, que assegurava proteção especial em todos os segmentos de atividade para a marca, assim reconhecida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A proteção especial da marca notória configura uma exceção legal ao princípio geral da especialidade, que limita a proteção de um registro marcário aos ramos de atividades idênticos e afins cobertos pelo registro.

O registro de marca notória foi extinto pela vigente Lei de Propriedade Industrial, nº 9279/96 que, em seu lugar, criou o instituto da marca de alto renome com proteção especial em todos os ramos de atividades, tal como a marca notória, mas que não abriga um registro específico.

Por outro lado, as marcas notoriamente conhecidas afastam o princípio da territorialidade e são protegidas no Brasil independentemente de registro loca,l com base no artigo 6 bis da Convenção de União de Paris e, atualmente, por força também do artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial 9279/96. Ao contrário das marcas notórias, as marcas notoriamente conhecidas não gozam de proteção fora de sua área de atuação.

Embora a decisão no caso Votorantim tenha sido proferida em ação referente a registro de marca notória extinto pela Lei 9279/96, sua fundamentação pode ser transposta para os casos de declaração de alto renome de marca albergados pela lei atual, em que a proteção também se estende para todos os segmentos de atividade.

Assim, ao perseguir declaração do alto renome de marca, junto ao INPI, o seu titular deve estar atento para apresentar evidências de que a reputação da marca extrapole o segmento de mercado em que está inserida. 

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Rodrigo Borges Carneiro

Advogado, Agente da Propriedade Industrial

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