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INPI adota novo entendimento quanto ao pagamento de royalties decorrentes de licenças de marcas celebradas entre empresas vinculadas antes de 30 de de

por Cândida Ribeiro Caffé

01 de maio de 2010

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Foi divulgado recentemente o Parecer nº 013/09, emitido em 23 de janeiro de 2009 pela Procuradoria Geral do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Nele, o INPI manifesta posicionamento favorável à possibilidade de remessa de royalties pelo licenciamento de marcas que já eram licenciadas pela controladora estrangeira à sua subsidiária brasileira antes de 1992.

Antes da promulgação da Lei nº 8.383, em 31 de dezembro de 1991, o pagamento de royalties entre empresas vinculadas (empresas com vinculação societária, em que a parte estrangeira mantém, direta ou indiretamente, o controle do capital com direito a voto da contratante brasileira) era proibido, nos termos da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962. No entanto, o artigo 50 da Lei nº 8.383 revogou tal proibição, permitindo a remessa de royalties decorrentes de contratos de licença que viessem a ser assinados, averbados no INPI e registrados no Banco Central do Brasil (BACEN) após a data de promulgação da referida lei, desde que obedecido o limite de dedutibilidade determinado pela Portaria nº 436/58 do Ministério da Fazenda.

Apesar de o artigo 50 ter revogado a proibição de pagamento deroyalties entre empresas vinculadas, o INPI discricionariamente impôs uma ressalva à permissão concedida pela Lei nº 8.383, em decorrência de uma interpretação restritiva desse artigo, manifestada em sua Instrução de Serviço nº 01, de 29 de maio de 1992.

A Instrução de Serviço nº 01/92 do INPI determina que a permissão de pagamento de royalties decorrente do artigo 50 da Lei nº 8.383 não se estende às marcas utilizadas pela empresa brasileira antes de 31 de dezembro de 1991. Assim, segundo esse entendimento restritivo do INPI, ainda que as partes celebrassem um novo contrato de licença oneroso e o submetessem à averbação perante o INPI, as marcas que já eram utilizadas gratuitamente pela licenciada, antes de 31 de dezembro de 1991, não poderiam gerar royalties.

Com a emissão do Parecer nº 013/09, de janeiro deste ano, o INPI pela primeira vez manifestou entendimento em sentido contrário, reconhecendo que "não cabe ao INPI atuar na anômala condição de legislador, impondo limitações onde a lei não fixou". Ao fim do parecer, foi recomendada a revisão da Instrução de Serviço nº 01/92, haja vista que não há base legal para o entendimento que vinha sendo adotado.

Ainda que o parecer em questão tenha sido emitido em decorrência de recurso administrativo em determinado caso concreto, não alcançando terceiros, os benefícios decorrentes desse parecer são inquestionáveis e, certamente, servirão como base para futuros pedidos, antes mesmo da revisão da Instrução de Serviço nº 01/92.

* Em coautoria com Camila Costa de Castro Silva

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Cândida Ribeiro Caffé

Sócia, Advogada, Agente da Propriedade Industrial

Advogada e agente da propriedade industrial, é sócia do escritório Dannemann Siemsen. Pós-graduada em Direito da Pr[...]

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