Efetividade da proteção às marcas de alto renome

Como é sabido, a Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 125, prevê um amparo especial às marcas de alto renome, i.e., marcas que, previamente registradas no País em determinado setor de atividade, adquiriram um grau excepcional de notoriedade a ponto de serem reconhecidas pelo grande público em todo o território nacional mesmo usadas fora de seu contexto comercial normal sem qualquer vinculação com os produtos ou serviços que visam a distinguir.

Diversamente do que se passava sob a égide da legislação anterior, que previa uma declaração abstrata com vigência equivalente à do registro básico, a legislação atual estabelece uma declaração incidental, a ser buscada pelo interessado apenas na ocorrência de uma impugnação a pedido de registro ou registro de terceiro.

Acórdão do Superior Tribunal de Justiça, desatando litígio em torno da marca VISA¹, dá pelo entendimento de que, para se valer da tutela especial contemplada nesse dispositivo, o detentor de marca pretensamente de alto renome deve, antes, requerer ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI o reconhecimento dessa qualidade. Com apoio nessa premissa, aquele Tribunal manteve acórdão que negara ao recorrente o direito de proibir o uso da marca VISA para ramo de atividade sem relação com aquele a que se destina.

Esse entendimento parece-nos questionável, na medida em que (a) a lei não contém esse requisito, limitando-se a assegurar, genericamente, uma proteção mais elástica a marcas de alto renome e (b) o procedimento de reconhecimento incidental do alto renome perante o INPI, delineado pela Resolução 121/05, só é cabível no advento de uma disputa perante o órgão. A prevalecer a visão daquela alta Corte, uma empresa, na ausência de oposição administrativa conducente à declaração incidental dessa qualidade do seu sinal, não teria sucesso ao pretender a proibição de uso de marca idêntica ou colidente completamente fora de sua esfera de atividade.

A existência dessa decisão, além de outras proferidas por Tribunais de Justiça de alguns Estados da Federação, recomenda muita atenção aos titulares de marcas de evidente alto renome, que, na prática, para obterem o benefício do artigo 125, deverão monitorar possíveis pedidos de registro de terceiros para marcas idênticas ou semelhantes, sobretudo em classes não relacionadas, que abram a possibilidade de impugnações com o concomitante pedido de reconhecimento do alto renome nos termos da Resolução 121/05.

¹ RESP 951583, Acórdão da Terceira Turma do STJ, publicado no Diário da Justiça de 17.11.2009