12 de junho de 2023
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Suprema Corte dos Estados Unidos entende que o teste “Rogers v Grimaldi” não é aplicável ao caso “Jack Daniel’s Properties v. VIP Products”.
A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, por unanimidade, que o teste Rogers v Grimaldi (RvG) não pode ser aplicado no caso Jack Daniel’s Properties (JD) v. VIP Products (VIP), por não considerar tal teste apropriado quando alguém usa marca registrada de terceiro sem autorização para indicar a origem de produtos e serviços próprios, configurando um “uso como marca”.
O teste RvG é usado para verificar a existência de direito à liberdade de expressão a ser protegido, excepcionado a infração em razão de uso justo, quando a marca registrada de terceiro é usada com propósitos artísticos ou expressivos.
Em breve resumo do caso, a VIP propôs ação judicial contra a JD pedindo a declaração de inexistência de infração pela reprodução, com intuito humorístico, da marca e da embalagem do uísque Jack Daniel’s em um brinquedo de cachorro por ela comercializado. O pedido foi indeferido em primeira instância, mas a sentença foi revertida em recurso, tendo o tribunal de apelação entendido que o teste RvG deveria ter sido aplicado na instância inicial para a solução da lide, sustentando, ainda, não haver diluição de marca quando o uso feito por terceiro não é comercial.
A JD apelou para a Supre Corte, alegando que o teste não seria aplicável ao caso, e perguntando ao Tribunal Constitucional, em linhas gerais: se o uso humorístico de marca registrada de outra pessoa como se sua fosse em um produto comercial está sujeito à análise tradicional de verificação de confusão, ou se esse uso seria permitido por ser uso justo; e se esse uso seria considerado um uso não comercial, impedindo, assim, a alegação de diluição de marca.
A Suprema Corte ordenou que o caso fosse julgado novamente pela instância inferior, observando o entendimento por ela exarado.
Com a decisão da Suprema Corte, o argumento do uso expressivo ou artístico de marca de terceiro como defesa contra acusações de infração ou de diluição de marca fica mitigado quando é um uso como marca.
Embora o julgado não tenha efeito vinculativo em outras jurisdições, o ineditismo e a importância da decisão tem o potencial de influenciar decisões judiciais em casos de natureza semelhante em outros países.
Link para a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos: https://www.supremecourt.gov/opinions/22pdf/22-148_3e04.pdf
