STJ decide que a concessão de modelo de utilidade para melhoria, por si só, não exclui a violação da patente da invenção principal

STJ decide que a concessão de modelo de utilidade para melhoria, por si só, não exclui a violação da patente da invenção principal

Em julgamento recente, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu, por unanimidade, que ser titular de patente de modelo de utilidade (MU), devidamente concedida, não autoriza, por si só, o uso do produto que a implementa, em especial, quando essa exploração viola patente de invenção (PI) de titularidade de terceiro.

A disputa se deu quando uma empresa de cerâmica ajuizou ação contra outra do mesmo ramo pela venda de um tipo específico de “bloco modular para floreiras verticais”, alegando que tal produto violava invenção por ela patenteada. A empresa ré então alegou que poderia explorar o produto, uma vez que possuía patente de modelo de utilidade, também concedida pelo INPI, que serviu de base para a fabricação produto comercializado.

Na primeira instância, o Tribunal de Justiça de São Paulo, com base em laudo pericial, entendeu que o produto comercializado pela ré violava a PI da autora. Já no recurso, os julgadores entenderam que a concessão, pelo INPI, do MU à ré era circunstância suficientemente apta a garantir a exploração, de forma lícita, do produto desenvolvido a partir dessa patente.

Assim, no STJ, a discussão consistia em se definir se a exploração de produto que implementa o modelo de utilidade da ré (melhoria) é passível de caracterizar infração à patente da invenção (principal) titularizada pela autora.

A ministra relatora Nancy Andrighi esclareceu que, “muito embora a titular do MU tenha o direito de explorar sua criação e de impedir que terceiros dela façam uso, não lhe é dado utilizar, sem autorização, a invenção de terceiro que integre o objeto sobre o qual foi implementada a melhoria”. Isso, porque, explica a relatora, dentre os direitos garantidos pela patente não se encontra o de utilização e comercialização do produto final que implementa a invenção protegida, especialmente quando ele é constituído também por outras invenções de terceiros protegidas.

Segundo a ministra, o que deve ser examinado para verificar a ocorrência da contrafação apontada desde a petição inicial da ação é se a invenção da autora está ou não sendo utilizada no produto fabricado e comercializado pela ré, conforme delimita o art. 41 da LPI.

A íntegra do Acórdão pode ser acessada através do link: REsp 2.046.456