STJ decide em novo caso envolvendo o registro de expressão de propaganda como marca

STJ decide em novo caso envolvendo o registro de expressão de propaganda como marca

Em decisão proferida no dia 14 de agosto, a 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu, por unanimidade, pela possibilidade de uma empresa de cosméticos registrar como marca a expressão de propaganda “Theraskin Harmonia na pele”. Na decisão, o tribunal julgou a favor da empresa e decidiu que mesmo que o signo fosse constituído, dentre outros elementos, por expressão de propaganda, tal justificativa seria insuficiente para conduzir, automaticamente, à conclusão de que o sinal, como um todo, não preenchesse os pressupostos necessários para exercer a função de marca.

No caso, a ação foi interposta pela empresa de cosméticos após ter os pedidos de registro para a marca mista “THERASKIN Harmonia na pele”, em duas classes internacionais negados pelo Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI), com o fundamento na vedação prevista no inciso VII do artigo 124 da Lei nº 9.279/96 (“sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda”.

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região não deferiu o pedido ao concordar que a expressão “Harmonia da pele”, “mais do que distinguir os produtos que o termo THERASKIN (elemento principal da marca) pretende assinalar (cosméticos e produtos para cuidados dermatológicos), ao ressaltar uma das suas eventuais qualidades, procura incutir no consumidor o desejo de compra, função própria da propaganda”.

No julgamento do Recurso Especial, o STJ interpretou primeiro o texto do art. 124 inciso VII da LPI, que determina não ser passível de registro como marca o “sinal ou a expressão empregada apenas como meio de propaganda”. Aqui o tribunal observa que “a solução da controvérsia não pode se restringir à análise isolada do sinal “Harmonia na pele”, sob pena de se desconsiderar que tal expressão figura apenas como um dos elementos da marca da recorrente, a qual, por sua natureza mista, congrega outros elementos nominativos e figurativos aptos a lhe conferir distintividade”. Nesse sentido, a corte também argumentou que tanto de acordo com o texto expresso da Lei 9.279/96, como com a doutrina e as orientações técnicas do próprio INPI “concluem que a vedação ao registro recai sobre aqueles signos empregados apenas/exclusivamente como meio de propaganda”.

Depois, a 3ª Turma se pronunciou mais sobre o assunto de acordo com o Manual de Marcas do INPI, quando narra que “a aplicação do inciso VII do art. 124 da LPI deve ser criteriosa, sendo aplicada apenas quando o caráter exclusivo de propaganda do sinal estiver evidenciado”. Além disso, como colocado na decisão, “considera-se que a proibição recai sobre aquelas expressões usadas apenas como meio de recomendar, destacar e/ou evidenciar o produto ou serviço que será identificado pelo sinal solicitado como marca”. A partir disso, o tribunal racionaliza que “apesar de o conjunto marcário conter, de fato, elemento com finalidade publicitária (representado pela expressão “Harmonia na pele”), este não se revela determinante para caracterizar a marca em questão apenas como sinal de propaganda, sobretudo em razão da presença de outros elementos nominativos e figurativos aptos a conferir-lhe a distintividade necessária”.

Por fim, o STJ deferiu o pedido da empresa de cosméticos e reconheceu a possibilidade de registro da marca pleiteada. No entanto, o tribunal ressaltou que não se poderia conferir à empresa direito de exclusividade quanto ao uso isolado da expressão “Harmonia na pele”, pois sua configuração como sinal de propaganda torna-a insuscetível de apropriação, fazendo-se necessário o apostilamento da referida restrição.

A decisão pode ser acessada através do link: REsp nº 2105557 – RJ