STJ afasta condenação por uso não autorizado de marca e reconhece uso legítimo de base de dados relativa ao concurso “Gata do Paulistão”

STJ afasta condenação por uso não autorizado de marca e reconhece uso legítimo de base de dados relativa ao concurso “Gata do Paulistão”

Em decisão publicada no dia 23 de junho no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento, por maioria, ao recurso especial interposto por uma empresa de conteúdo on-line, afastando a sua condenação por violação de marca em razão do uso da expressão “Gata do Paulistão” em uma enquete realizada no portal da empresa. Essa expressão é o nome de um concurso promovido por uma federação de futebol. Quanto a esse ponto, o STJ entendeu que o uso da expressão se enquadrou em uma das hipóteses legais de limitação ao direito de marca.

Além disso, embora tenha reconhecido que a base de dados do concurso, de titularidade da federação, apresenta originalidade e esforço criativo — sendo, portanto, protegida pelo direito autoral —, a Corte concluiu que o uso parcial dessa base pelo portal de notícias também está amparado por limitação de direitos autorais, configurando a hipótese de utilização legítima.

A controvérsia teve origem na ação ajuizada pela federação de futebol, em que se alegou que o portal de notícias teria reproduzido, divulgado e transmitido imagens das candidatas do concurso “Gata do Paulistão 2011”, promovido pela federação, além de associar as participantes aos mesmos clubes de futebol e realizar enquete paralela sem autorização. Segundo a autora, essas condutas configuraram concorrência desleal e infração aos seus direitos autorais e marcários.

Na primeira instância, a sentença julgou improcedente o pedido, entendendo que não restaram comprovados prejuízos à marca do concurso ou à reputação da autora, vez que concursos dessa natureza são comuns. Tampouco restaram comprovados, na visão do juiz, a causalidade entre a ação do portal de notícias e o prejuízo a título de lucros cessantes, haja vista que não é possível afirmar que os internautas que acessaram a página do Réu deixaram de acessar ou votar na página oficial do Autor.

A federação de futebol apelou da decisão e o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou parcialmente a sentença. A corte entendeu que houve, sim, violação de direito autoral, decorrente do uso indevido da base de dados do concurso, haja vista o seu compartilhamento, e reconheceu a existência de contrafação e concorrência desleal, inclusive pela utilização da marca nominativa “Gata do Paulistão”.

O portal de notícias, em seguida, interpôs recurso especial ao STJ, sustentando que não haveria originalidade na base de dados utilizada pela federação de futebol, requisito exigido pelo art. 7º, XIII, da Lei nº 9.610/1998, Lei de Direitos Autorais (LDA) para a proteção da obra, e que o uso da expressão e das imagens configuraria exercício regular da liberdade de imprensa, não tendo a apelada realizado concurso paralelo, mas simples enquete com fins jornalísticos.

No julgamento, a 3ª Turma do STJ analisou se (i) a seleção das candidatas e sua correlação com o escudo de cada clube configura base de dados e obra intelectual sujeita à proteção da LDA, e (ii) se o contexto em que ocorreu a utilização da base de dados e da marca caracteriza ofensa aos direitos autorais e marcários.

Quanto à proteção autoral da base de dados do concurso, os ministros entenderam, a partir do art. 7º, XIII, da LDA, que o concurso promovido pela federação esportiva apresentou características de originalidade e esforço criativo, uma vez que houve seleção de modelos e associação inovadora às agremiações futebolísticas. Dessa forma, reconheceu-se a proteção autoral sobre a base de dados, por se tratar de criação intelectual distinta de mera compilação de informações.

Contudo, concluiu-se que a utilização, pelo portal de notícias, de parcela dessa base de dados configurou hipótese legítima de uso. Para chegar a essa conclusão, o STJ aplicou a regra dos três passos prevista na Convenção da União de Berna, tratado internacional que regula os direitos autorais e do qual o Brasil é parte. Esse teste, adotado pelos tribunais brasileiros, estabelece que o uso não autorizado de obra protegida apenas será admitido quando: (i) ocorrer em certos casos especiais; (ii) não interferir com a exploração econômica normal da obra; e (iii) não causar prejuízo injustificado aos legítimos interesses do autor. No caso concreto, entendeu-se que tais requisitos foram preenchidos, pois não se demonstrou intuito lucrativo nem desestímulo ao uso comercial do concurso original, tampouco prejuízo significativo à sua exploração. O STJ entendeu que a limitação aos direitos autorais prevista no artigo 46, VIII, da LDA se aplica ao caso.

Por fim, em relação ao uso da marca “Gata do Paulistão”, o STJ destacou que a proteção autoral não se confunde com a proteção marcária e que, no caso, não ficou caracterizado prejuízo moral ou material à marca pela sua veiculação em matéria jornalística. Nesse caso, o STJ também entendeu que houve limitação ao direito, dessa, ao direito de marca, aplicando o art. 132, IV, da Lei nº 9.279/1996, Lei da Propriedade Industrial. O tribunal concluiu que o uso da marca em programas televisivos ou mídias sociais e de notícias é permitido, desde que não cause prejuízo ao titular, incidindo essa hipótese no caso julgado.

O acórdão pode ser acessado através do link:  RECURSO ESPECIAL Nº 2143010