01 de agosto de 2024
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Ivan Ahlert analisa a interpretação restritiva do INPI relativa às emendas voluntárias ao pedido de patente e seus reflexos no parecer do INPI 19/2023
Recentemente, o sócio sênior do Dannemann Siemsen e conselheiro do Instituto Dannemann Siemsen, Ivan Ahlert, publicou seu artigo intitulado “Nossa LPI vs. a LPI do INPI (de hoje): mais sobre o art. 32 da Lei de Propriedade Industrial”. Nesse texto, o autor trata de questões relacionadas ao parecer 19/2023 do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que impôs restrições a emendas aos pedidos de patente, a partir de uma análise evolutiva da interpretação restritiva do INPI com relação ao art. 32 da Lei 9.279/96, Lei de Propriedade Industrial (LPI). O autor parte de uma contextualização histórica para formar um panorama atual e crítico sobre o assunto.
De início, Ahlert observa os desdobramentos da publicação pelo INPI do Parecer n. 00019/2023/CGPI/PFE-INPI/PG/AGU, documento que impôs restrições a emendas aos pedidos de patente em fase de recurso e que gerou dúvidas e insegurança jurídica junto aos usuários do sistema de patentes nacional. O parecer dispõe que não se pode (mais) emendar, voluntariamente ou não, o pedido de patente em instância de recurso, o que colocaria em xeque a eficácia do art. 212, § 1º da LPI, que determina a recepção dos recursos nos seus efeitos suspensivo e devolutivo. Informa o autor que a adoção das medidas estipuladas pelo referido parecer refletem, em parte, a interpretação equivocada e restritiva do INPI dada ao art. 32 da LPI, que estipula que “para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.”
Dessa forma, para se entender a conduta do INPI na publicação do parecer acima mencionado, Ahlert faz uma retrospectiva das interpretações por parte dessa autarquia no que se refere ao art. 32 da LPI. Aqui, o autor contextualiza a sua discussão e traça um cenário histórico da elaboração da LPI. Nesse ponto, o artigo ressalta que, fruto de negociações entre a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) e o INPI, o art. 32 como vigente visa garantir que as emendas apresentadas antes do requerimento do exame do pedido de patente sejam obrigatoriamente consideradas pelo examinador, desde que se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido de patente, afirmando que dois aspectos caracterizam somente as emendas voluntárias do art. 32: “(i) elas não decorrem de uma provocação do INPI, como uma exigência ou parecer, daí serem consideradas “voluntárias” e, principalmente, (ii) por decorrerem de direito expresso, emendas apresentadas no prazo do art. 32 serão incorporadas ao pedido e serão necessariamente consideradas durante o exame, exceto se forem superadas por novas emendas no mesmo prazo”.
Segundo Ahlert, a partir do requerimento do exame o art. 32 deixa de ser aplicável. Por isso, nos demais tipos de emendas, a consideração ou não dessas durante o exame é prerrogativa do examinador. O que não quer dizer que emendas não podem ser apresentadas após o início do exame. Emendas podem ser apresentadas após o início do exame, a diferença é que a sua aceitabilidade fica a critério do examinador. Por exemplo, exigências na forma do art. 35 da LPI, que prevê expressamente a reformulação do pedido, podem ser respondidas com a apresentação de emendas ao pedido que, desde que se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido, podem ser aceitas pelo examinador, inclusive, por economia processual (art. 220 da LPI). Para Ahlert, impedir emendas após o requerimento de exame ignora a complexidade do exame de pedidos de patente, que frequentemente exigem ajustes em resposta a novos entendimentos ou requisitos legais. Ao seu ver, isso é problemático inclusive para depositantes internacionais, que podem enfrentar exigências e objeções não levantadas anteriormente ao entrarem na fase nacional.
O autor menciona que, historicamente, a interpretação do artigo 32 por parte do INPI vem se modificando de forma restritiva e em detrimento dos usuários do sistema, e que a interpretação dada ao artigo 32 da LPI no Parecer 19/2023 se insere em uma linha de interpretações restritivas a este artigo iniciada com o Parecer do INPI 12/2008, que determinou que após o requerimento de exame fossem admitidas apenas emendas que “pretenderem restringir a proteção antes reivindicada”. Segundo Ahlert, “nunca foi a intenção dos proponentes dos artigos sobre emendas e exame que houvesse ao longo do exame, em qualquer instância, outros limites que não o teor do pedido como depositado”. Assim, essa continuidade nas interpretações restritivas sugere uma tendência preocupante de afastar-se do objetivo de facilitar o processo de exame e proteger os direitos dos depositantes.
Para o autor, as mudanças de interpretação por parte do INPI parecem distorcer os objetivos das emendas conforme positivadas na LPI, dificultando a compreensão dos profissionais de propriedade intelectual sobre o que é permitido durante o exame e, especialmente, em grau de recurso.
Em sua conclusão, Ivan Ahlert expressa preocupação com o impacto negativo que essas restrições podem ter sobre o processo de patenteamento e sobre a inovação no Brasil. Ele sugere que, em vez de acelerar os exames, o Parecer 19/2023 do INPI pode resultar em atrasos e ineficiências. Essa crítica é reforçada por sua crença de que o INPI deve ser um guardião confiável das normas e que mudanças que visam resolver problemas operacionais não deveriam ocorrer em detrimento das práticas estabelecidas que promovem a inovação.
O artigo completo pode ser acessado através do link:
