IDS discute questões relevantes sobre a comprovação do uso de marcas registradas sob a perspectiva das leis da União Europeia, China e Brasil

IDS discute questões relevantes sobre a comprovação do uso de marcas registradas sob a perspectiva das leis da União Europeia, China e Brasil

Na última terça-feira (7), o Instituto Dannemann Siemsen (IDS) promoveu mais um Agenda IDS, dessa vez discutindo questões relevantes sobre a comprovação do uso de marcas registradas. O evento foi apresentado em inglês e tomou como ponto de partida a Resolução da AIPPI “Proving trademark use” para debater aspectos relacionados ao procedimento de comprovação do uso de uma marca, objetivando a manutenção do registro, sob a perspectiva das leis da União Europeia (UE), do Brasil e da China.

O evento contou com a presença, como palestrantes, de Lena Shen, advogada chinesa especializada nas áreas de contencioso e administrativo de PI, com ênfase em marcas, e de Klaudia Błach-Morysińska, advogada polonesa que atua nas áreas administrativa e judicial de PI, com foco em marcas e desenhos industriais da UE. O encontro foi moderado por Rafael Atab, advogado, sócio do Dannemann Siemsen e Conselheiro do IDS, cuja prática é focada em gestão estratégica de portfólios de direitos de PI, especialmente questões complexas no campo de marcas.

Após as introduções feitas pela coordenadora acadêmica do IDS, Patrícia Porto, o evento começou com o moderador Rafael Atab contextualizando a Resolução da AIPPI 2023, referente a pontos importantes no que tange a prova do uso da marca, para fins de manutenção de registro, principalmente quando da defesa da marca contra pedido de caducidade. Rafael falou também sobre o panorama brasileiro acerca do tema, explicando as modificações nas diretrizes de exame de marcas do INPI, com relação à apresentação de provas de uso de marca. Tais mudanças foram introduzidas pela Nota Técnica INPI/CPAPD Nº. 03/2022 do INPI, de 03 de dezembro de 2022, que trata de aspectos atinentes aos procedimentos de caducidade de marcas.

Então, Rafael passou a palavra para Lena Shen e questionou como, da perspectiva chinesa, se dava a regulação dos pedidos de caducidade por falta de uso de marca. Ela explicou que, de acordo com a lei de marca chinesa, uma marca pode ser cancelada se não for utilizada continuamente por 03 (três) anos. Ela observou que a lei chinesa não aplica o “período de graça” para o início da exploração da marca de maneira similar ao que ocorre na UE. Para a lei chinesa, mesmo no período inicial de 03 (três) anos, se a marca deixar de ser utilizada continuadamente, há o risco de a marca ser cancelada. A advogada aduziu que não há um requerimento para que se prove a intenção de uso antes do pedido de registro da marca, mas que, de acordo com a Emenda à Lei de Marcas da China de 2019, se houver suspeita de má-fé no pedido, a Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China pode requerer prova de uso ou de intenção de uso.

De outro lado, Klaudia Błach-Morysińska trouxe a perspectiva da UE sobre o assunto. Aqui, ela iniciou dizendo que se uma marca registrada UE não for usada no prazo de 05 (cinco) anos a contar da data do registro, ou se, posteriormente, a marca não for usada por um período de cinco anos consecutivos, terceiros poderão tentar cancelá-la com base no não uso. Klaudia também tratou de outras particularidades da UE, como por exemplo, a dificuldade de se demarcar o território relevante onde a prova de uso deve ser feita. Em razão da UE ser formada por vários países, há sempre a questão se é suficiente se provar o uso somente em um país ou região do bloco econômico ou se esse uso precisa ser provado em todo os países membros da UE (ou em parte substancial do bloco).

A discussão também abordou as diferenças na natureza e tipos de prova aceitos em cada uma das jurisdições, além de questões relativas à validade da prova de uso on-line da marca e ao uso de materiais publicitários e propagandas enquanto meio de prova.

A gravação do evento será disponibilizada em breve no site do IDS.