Em nova decisão, STJ mantém entendimento de que é possível a arguição de nulidade incidental em ações de infração de patentes e desenhos industriais

Em nova decisão, STJ mantém entendimento de que é possível a arguição de nulidade incidental em ações de infração de patentes e desenhos industriais

Em 12 de junho, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou, por unanimidade, o entendimento de que reconhece a possibilidade de se arguir nulidade de patente e de desenhos industriais como matéria de defesa. O caso em questão envolvia uma ação de abstenção de uso de um desenho industrial, em que o tribunal de origem entendeu que não seria possível, no âmbito de uma ação de infração, examinar a nulidade dos desenhos industriais, o que deveria, em tese, ser arguido em ação própria, perante a Justiça Federal.

A temática já havia sido analisada pelo tribunal em 2020, quando a 3ª Turma do STJ decidiu, no âmbito do REsp 1.843.507/SP, que muito embora a Lei 9279/1996, Lei de Propriedade Industrial (LPI), em seus arts. 57, 118 e 175, determine que as ações de nulidade de patentes, desenhos industriais e marcas devam ser ajuizadas perante a Justiça Federal, não se pode esquecer que existe uma ressalva expressa em seu texto no que concerne às patentes e aos desenhos industriais, no sentido de autorizar ao réu que invoque a nulidade, em ação de infração, como matéria de defesa, sem a necessidade de participação do INPI na demanda (art. 56, § 1º da LPI).

Nessa perspectiva, o entendimento anterior também assentou que o reconhecimento da nulidade de patentes e de desenhos industriais pelo juízo estadual, por ocorrer apenas “incidenter tantum” (em sede de análise incidental), não faz coisa julgada e não opera efeitos para fora do processo, tendo apenas o condão de levar à improcedência do pedido veiculado na ação de infração.

Na decisão atual, a ministra relatora do processo, Nancy Andrighi, observou que o art. 56. § 1º da LPI autoriza a arguição de nulidade em sede de defesa para casos de infração de patentes e desenhos industriais.  A ministra argumentou, ainda, que “nessas hipóteses como a relação jurídica processual não é integrada pelo INPI, não há falar em usurpação de competência da Justiça Federal”.

A ministra relatora deixou claro o entendimento de que “o reconhecimento da nulidade de patentes e de desenhos industriais pela Justiça Estadual, por ocorrer em caráter incidental, somente opera efeitos inter partes, podendo servir, exclusivamente, como fundamento condutor do julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na correlata ação de infração.”

Diante disso, o voto da relatora foi pelo deferimento do pedido, que concluiu observando que, uma vez havendo autorização expressa da LPI acerca da possibilidade de arguição de nulidade de patentes e de desenhos industriais como questão incidental em ações de infração, impedir a concretização da norma resultaria em indevida restrição ao direito fundamental do réu à ampla defesa, em violação ao disposto no art. 5º, LV, da Constituição da República.

Votando de acordo com a relatora, o ministro Marco Aurélio Buzzi mencionou a doutrina “Propriedade Intelectual no Brasil”, de Dannemann et al., para destacar o trecho que diz que a disposição do art. 56, § 1º da LPI “representa uma inovação e, sem dúvida, um avanço face à lei anterior. Ela permite que qualquer pessoa, demandada em juízo por infração de uma patente, possa arguir, como matéria de defesa, no curso da própria ação, a nulidade da patente. Entendemos que esta arguição de nulidade não autoriza um juiz estadual a decretar a nulidade da patente, mas apenas reconhecer que a concessão da patente foi indevida e que, portanto, não há que condenar o réu por sua infração.”

Dessa forma, a turma, por unanimidade, votou pelo conhecimento e provimento do recurso.

A decisão pode ser acessada através do link: Embargos De Divergência em REsp nº 1332417/RS