Em nova decisão, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos entende que o brinquedo Bad Spaniels dilui a marca Jack Daniel’s

Em nova decisão, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos entende que o brinquedo Bad Spaniels dilui a marca Jack Daniel’s

Em nova decisão, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito do Arizona considerou que o brinquedo para cães Bad Spaniels, uma paródia da garrafa de uísque Jack Daniel’s Black Label, dilui por maculação a marca Jack Daniel’s. Esse tipo de diluição ocorre quando uma marca renomada perde sua força ao ser associada a algo negativo. Em 2014, a VIP Products LLC (VIP Products), fabricante do brinquedo, entrou com uma ação declaratória para que fosse reconhecido que seu produto não infringia nem diluía os direitos da Jack Daniel’s. A Jack Daniel’s moveu uma ação contra a VIP Products com base no Lanham Act (lei de marcas e propriedade intelectual dos EUA) e na legislação do Arizona. A disputa, que já dura mais de dez anos, retornou ao tribunal após decisão da Suprema Corte dos EUA.

Em apelação, o Nono Circuito reverteu a primeira decisão da Corte do Distrito do Arizona, entendendo que a paródia se enquadrava na exclusão de “uso não comercial”, prevista no Lanham Act. Contudo, a Suprema Corte reverteu essa decisão, entendendo que uma paródia não pode ser considerada como “uso não comercial” quando usada como identificador de origem. Para a Suprema Corte, o brinquedo de cachorro Bad Spaniels não era uma “obra expressiva”, pois seu uso visava à identificação de origem e, portanto, não goza da exceção conferida pelo direito de liberdade de expressão, como as paródias que são obras expressivas. O caso foi devolvido ao Nono Circuito, que, por sua vez, remeteu o caso ao Tribunal Distrital para novo julgamento.

Nessa oportunidade, a VIP Products levantou uma nova questão sobre a constitucionalidade da proibição da diluição de marca por difamação, argumentando, com base na Primeira Emenda à Constituição dos EUA, na liberdade de expressão e em precedentes da Suprema Corte, que essa proibição seria uma forma de discriminação, sendo inconstitucional.  O tribunal supremo americano, no entanto, se recusou a discutir o mérito do argumento da VIP sobre a Primeira Emenda, pois não foi devidamente apresentado nos autos.

Assim, a corte distrital procedeu ao reexame do caso quanto ao argumento da infração por confusão marcária e quanto à diluição da marca Jack Daniel’s com base nos fatores de fama e de dano reputacional.

Em relação à similaridade, o tribunal reconheceu que o brinquedo foi projetado para imitar o uísque. Quanto ao dano reputacional, o juiz McNamee, com base em um especialista em psicologia do consumidor, concluiu que havia uma alta probabilidade de prejuízo à reputação da Jack Daniel’s, caracterizando diluição por maculação. A Jack Daniel’s argumentou que o rótulo do brinquedo associava sua marca a fezes caninas, o que prejudicaria a percepção dos consumidores. A VIP contestou a falta de provas de danos concretos, mas o tribunal destacou que a lei exige apenas a probabilidade de diluição, não a comprovação de prejuízo efetivo.

Após a conclusão sobre a possibilidade de diluição por maculação, o tribunal analisou se o brinquedo infringia os direitos da Jack Daniel’s, considerando sua natureza de paródia. Embora o brinquedo evocasse a marca, a principal questão era se a paródia gerava confusão. A Jack Daniel’s argumentou que as semelhanças eram excessivas e que a paródia ridicularizava a marca, enquanto a VIP defendeu que a paródia era eficaz ao usar humor irreverente substituindo elementos do rótulo por referências humorísticas, como “The Old No. 2 on your Tennessee Carpet” e “43% POO BY VOL.”. O tribunal concluiu que a força da marca ajudava a dissipar a confusão, determinando que, embora evocasse a Jack Daniel’s, “Bad Spaniels” criava contrastes humorísticos suficientes, sendo a paródia legalmente válida com risco mínimo de confusão.

O juiz prosseguiu o exame a partir de oito fatores, conhecidos como fatores Sleekcraft, inspirados em decisão prévia do Nono Circuito da Corte de Apelação. O primeiro fator considerado foi a força da marca, onde o tribunal reconheceu que a Jack Daniel’s possui uma marca amplamente reconhecida e poderosa. No entanto, ao aplicar o fator de semelhança das marcas, o tribunal concluiu que, embora as semelhanças entre “Bad Spaniels” e as marcas da Jack Daniel’s existam, elas são necessárias para o sucesso da paródia. A intenção da VIP de parodiar foi levada em consideração, e o tribunal concordou que isso favoreceu a conclusão de que não houve confusão ou infração de marca.

Por fim, o tribunal concluiu que, embora o brinquedo “Bad Spaniels” tenha sido considerado uma paródia sem confusão, a natureza irreverente do produto, ao criar contrastes com a marca Jack Daniel’s, poderia causar danos à reputação da marca, resultando em diluição de sua distintividade.

A decisão pode ser acessada através do link:  VIP Products v. Jack Daniel’s Properties