14 de março de 2024
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Decisão do Supremo Tribunal Federal da Suíça discute se customização de relógios de luxo viola direito de uso exclusivo da marca
Em sentença proferida no final de janeiro, o Supremo Tribunal Federal da Suíça (STF) discutiu se a customização de relógios com a marca do fabricante sem sua autorização configura violação ao direito de marca. No caso, a titular de uma marca de relógios de luxo reconhecida internacionalmente travou uma disputa contra uma empresa que estava “personalizando” seus relógios a pedido de clientes.
Em 2020, a titular da marca de relógios entrou com uma ação contra a empresa de customização no Tribunal de Justiça de Genebra (TJG) alegando violação de sua marca. Dentre os pedidos da autora, foi requerido que ré cessasse a comercialização de relógios e acessórios com sua marca que não fossem originais ou que incluíssem modificações técnicas ou de design.
Em única instância, o TJG deu ganho de causa à fabricante de relógios, determinando que a ré parasse de customizar os relógios com a marca da autora. Assim, em 2023, a empresa de customização recorreu da decisão ao STF.
Em sua decisão, o STF levou em consideração o princípio da exaustão do direito de marca e a limitação ao direito de marca, quando o uso desse signo distintivo é realizado com finalidade informativa ou para a execução de serviços de reparo dos produtos originais assinalados pela marca. Assim, o tribunal buscou diferenciar dois modelos de negócio: a prestação de serviço de personalização de relógios para um cliente sob demanda e sem manter estoques para venda, prática que entendeu como legal e aceitável; e a modificação de relógios de marca para a comercialização, atividade que considerou violar o direito da titular da marca de relógios, caracterizando também concorrência desleal.
Com base nesses fundamentos, o STF anulou a decisão judicial recorrida e remeteu o processo de volta ao tribunal de origem para que se reexaminasse o caso levando em consideração em qual dos dois modelos de negócios indicados os atos praticados pela ré se encaixavam, avaliando se o jeito pelo qual a empresa ré oferecia os serviços de personalização constituía violação, e em especial, se criava uma falsa associação com a fabricante de relógios, considerando também o alto renome da marca.
As considerações apresentadas na decisão em comento podem auxiliar no esclarecimento dos limites legais para a realização das atividades de customização ou personalização de produtos de marca, no que se refere à observação dos direitos de marca de terceiros.
A decisão (disponível apenas em francês) pode ser acessada através do link: Rolex SA v. A. _______ SA, 4A_171/2023 (Tribunal fédéral)
