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Agenda IDS – Questões relevantes sobre divisão de pedidos de patente

por Bernardo Marinho Fontes Alexandre e Patrícia Porto

11 de dezembro de 2023

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Agenda IDS – Questões relevantes sobre divisão de pedidos de patente

O Instituto Dannemann Siemsen (IDS) acaba de disponibilizar em seu site o conteúdo completo do webinar “Agenda IDS – Questões relevantes sobre divisão de pedidos de patente”, realizado recentemente. Dentre as questões debatidas, o evento trouxe tópicos como a relevância do procedimento de divisão de pedidos de patente para o estímulo à inovação, o escopo e a extensão do requerimento de divisão de um pedido de patente, o prazo para a apresentação dessa solicitação de divisão e o tratamento dado ao assunto pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e pelos Tribunais.

O encontro foi aberto pela Coordenadora do IDS, Patricia Porto, e moderado pelo Conselheiro do IDS, Mauricio Teixeira Desiderio. Contou com a participação, como palestrantes, do Desembargador Federal Wanderley Sanan Dantas, da analista de propriedade intelectual da EMBRAPA Janaína Tomazoni Santos, além do sócio do Dannemann Siemsen Bernardo Marinho Fontes Alexandre.

Mauricio Desiderio iniciou sua moderação contextualizando o assunto da divisão de pedidos de patente, e disse que a questão principal é a definição de quando seria o limite de tempo para se depositar um pedido de patente dividido junto ao INPI. Explicou que, ainda hoje, existem muitas controvérsias sobre o assunto, e ressaltou a importância de ter presentes no evento um representante do poder judiciário, uma representante da indústria inovadora nacional e um representante do usuário final.

Então, passou a palavra para Janaína Tomazoni, para responder à pergunta: Qual a relevância da possibilidade de dividir um pedido de patente durante seu processamento para as empresas inovadoras? Janaína, em sua resposta, falou sobre a importância do mecanismo de divisão patentária, especialmente para as empresas inovadoras nacionais, para a proteção das invenções em face de um regramento que ainda não é de amplo conhecimento de todos os usuários, viabilizando os deferimentos dos pedidos e acelerando a disponibilização das inovações tecnológicas para a sociedade.

Em seguida Bernardo Marinho explicou um pouco sobre o processo administrativo de exame de pedido de patentes, que o requerimento de divisão é uma importante ferramenta na busca pela patente e, por fim, quais seriam, então, os pontos controversos dentro dessa possibilidade. Ao elucidar sobre o processo de pedido de patente, Bernardo esclareceu que não é um procedimento retilíneo, mas multilateral, amplamente contraditório e dialético.

Aduziu que, em virtude do requisito da novidade, o pedido de patente é uma chance única e nesse sentido, o pedido de divisão é uma ferramenta que proporciona o aumento das chances de concessão da patente, como ele veio a explicar posteriormente.

Bernardo Marinho complementou sua explanação com um dado referente ao índice de deferimento e de indeferimento de pedidos de patentes pelo INPI de 2013 a 2020. De acordo com os gráficos, 87% das decisões de indeferimento do INPI ocorrem com um único parecer intermediário, e segundo a análise feita pelo palestrante, isso mostra a rigidez de julgamento do órgão, na medida em que não existe o deferimento parcial. Diante disso, explica ele, a divisão é uma maneira de fragmentar a discussão, não comprometendo, assim, a proteção de uma das partes da patente.

Os pontos controversos, então, sob o olhar de Bernardo Marinho, existem sobre a definição de quando seria o final do exame. Para ele, o prazo limite para se propor um pedido de divisão deveria acontecer na publicação da decisão que julga o recurso administrativo interposto contra o indeferimento. Já o INPI entende que o final do exame seria no momento em que ocorre o indeferimento, como positivado na Instrução Normativa nº 30/2013 do INPI, artigo 32.

Aproveitando a discussão levantada, o moderador Mauricio Desiderio questionou o Des. Wanderley Sanan Dantas sobre o artigo supracitado da IN nº 30/2013, e, mais especificamente, se o dispositivo estaria em consonância com a Lei de Propriedade industrial (LPI), particularmente, o Artigo 26 (que determina a divisão de patentes) e o Artigo 212 § 1º (que trata do efeito devolutivo pleno dos recursos). O Magistrado foi indagado sobre qual seria o posicionamento dos tribunais, em especial o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em relação a interpretação do que seria o prazo de final de exame.

Assim, o Des. Wanderley Sanan Dantas se debruçou, primeiro, sobre a posição dos tribunais a respeito do tema. O magistrado apresentou algumas das decisões proferidas em diferentes processos no TRF 2. Nos julgados mais recentes sobre o tema, proferido pela 2ª Turma do TRF2, da qual faz parte, entendeu-se que a IN nº 30/2013 do INPI teria extrapolado sua função regulamentar, uma vez que o entendimento do INPI sobre o momento que representa o final do exame estaria em desacordo com o efeito devolutivo pleno dos recursos.

Na compreensão da 2ª turma, o efeito devolutivo garante uma ausência de limitação quanto a reapreciação do procedimento instaurado. Ainda, o Desembargador ressalta que “não há na lei qualquer norma que restrinja o referido depósito unicamente à 1ª instância administrativa, nem tampouco há dispositivo legal que se refira a impossibilidade de fazê-lo em 2ª instância.

Portanto, não se pode afirmar que o exame de requerimento de patente encerrar-se-á em 1º grau administrativo. […] Também verificamos que no caso de ser chancelado o art. 32 da IN, se está indo de encontro ao princípio da publicidade dos atos administrativos, haja vista que os eventos eleitos como marco final pelo mencionado dispositivo ocorrem antes da publicação da decisão de 1ª instância sobre o pedido de patentes na RPI”. Para o Des. Wanderley Sanan Dantas, a questão da não observação do princípio da publicidade é um dos pontos mais sensíveis do art. 32 da IN nº 30/2013 do INPI. Com relação a um outro julgado da 1ª Turma do TRF2 sobre o tema, o Desembargador observou que ele se encontra com 3 votos que divergem entre si e que aguarda o julgamento ampliado, de acordo com o art. 942 do CPC.

O Des. Wanderley Sanan Dantas afirmou, por fim, entender que o mandado de segurança é o instrumento adequado a se utilizar para o questionamento judicial do ato do INPI, ao rejeitar um requerimento de divisão de um pedido de patente sob o argumento de que seria intempestivo por ter sido depositado após o indeferimento em primeira instância do pedido original, uma vez que esse ato violaria direito líquido e certo. Inclusive tendo sido essa a medida judicial utilizada para questionar o ato julgado judicialmente pelo TRF2 sobre o tema.

Ante a exposição, Bernardo Marinho comentou que acredita que o sistema patentário no Brasil ainda não está maduro, e por isso, muitas vezes, por equívoco, os pedidos de patentes podem não estar perfeitamente elaborados, o que enseja no seu indeferimento. Isto posto, Mauricio Desiderio aproveita a fala para perguntar a Janaína Tomazoni se existiria alguma diferença na utilização e aceitabilidade de pedidos de divisão no Brasil e no exterior, em especial, se a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) enfrenta, nesse ponto, alguma dificuldade, e quais seriam.

A palestrante comentou que, em sua opinião, a divisão de pedidos na maioria dos outros países se mostra mais fácil do que no Brasil. Segundo ela, consideradas as particularidades da legislação de cada território, em sua maior parte se permite o depósito de pedido dividido em fase recursal. Ou, quando a divisão é somente permitida em 1ª instância, a fim de conceder ao requerente uma chance de prosseguir com a tentativa em uma matéria que não foi aceita, o órgão emite uma notificação antecipada comunicando a aceitabilidade para o deferimento de um certo grupo de reivindicações. Utilizou, como exemplo, o United States Patent and Trademark Office (USPTO) e o European Patent Office (EPO).

Nesse contexto, Mauricio Desiderio finalizou sua moderação perguntando a Bernardo se existiria algum impacto dos pedidos de divisão na fase recursal para o backlog do INPI. Para responder, o advogado trouxe um levantamento estatístico, de 2008 a 2023, com todas as decisões de 2ª instância do INPI, totalizando 8.490 decisões. Destas, destacou que apenas 186 tiveram pedidos divididos na fase recursal (cerca de 5%).

Também, na esfera temporal, trouxe a média de meses entre o indeferimento inicial e a decisão de recurso sem pedido de dividido (39 meses) e com pedido dividido em fase recursal (42 meses), considerando a diferença pouco significativa. Bernardo resumiu seu posicionamento dizendo que a divisão de pedidos não gera impacto significativo, não justificando a limitação do direito dos depositantes.

Para assistir o evento clique em https://youtu.be/davr0LUPPyQ?si=TUfTwOXpBF2_i_sk

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Bernardo Marinho Fontes Alexandre

Agente da Propriedade Industrial , Engenheiro de Alimentos, Advogado

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Patrícia Porto

Coordenadora Academica

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