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Tnl Pcs S/A. vs. Encomil Granitos Do Brasil Ltda.

08/02/11

8ª. Câmara cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro: Conflito entre marca registrada no INPI e nome de domínio. Entende-se que as Resoluções relativas aos nomes de domínio não podem negar a vigência da Lei de Propriedade Industrial e da Constituição da República. (Decisão de 29/06/2010 – Apelação Cível nº 2009.001.68741- Relatora: Des. Mônica Maria Costa)

Comentários: Trata-se de demanda em que a autora-apelada TNL PCS S.A., titular de registro para a marca “OI” perante o INPI, intenta ação contra a ré-apelante ECOMIL GRANITOS DO BRASIL LTDA. com base na alegada violação perpetrada por meio de registros de diversos nomes de domínio compostos do vocábulo “OI“, perante o órgão competente.

A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a ré a abster-se do uso dos domínios, sob pena de multa diária e, ainda, determinou a adjudicação de tais domínios à autora.

Por meio de decisão unânime, a 8ª. Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a decisão de primeira instância. Entendeu-se que, muito embora os nomes de domínio não integrem o escopo de proteção conferidos pela Lei de Propriedade Industrial, as resoluções que regulam a registrabilidade de tais institutos, devem ser compatibilizadas com outras normas e princípios de direito vigentes no país, notadamente aqueles que regulam a propriedade intelectual.

Apesar de abarcados por uma legislação incipiente, traduzidos em poucas resoluções que não disciplinam questões que extravasam os requisitos para a mera formalização do registro, é de se notar que, como destacado no acórdão, a licitude dos nomes de domínio está sujeita as demais regras vigentes em nosso país.

Nos termos da resolução 001/2005 do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) o registro do domínio é concedido à luz do princípio do “first-to-file”, tendo preferência aquele que primeiro satisfazer as exigências para o registro.

Não há, pois, nenhuma investigação prévia pela entidade competente da legitimidade do domínio. Nota-se que a sobredita resolução prevê ser ônus do titular em potencial a declaração de que o domínio escolhido não desrespeita a legislação em vigor, incluindo, mas não limitando, a não violação de direitos de terceiros.

Frente à ausência de maiores regulamentações, inúmeros são os casos em que terceiros, muitas vezes imbuídos de má-fé, registram livremente domínios compostos por marcas já registradas ou depositadas em nome de outrem, no intuito de obter vantagem ilícita e lucro fácil.

É neste momento, que se ressalta a necessidade da disciplina dos domínios cingir-se as regras de concorrência desleal e proteção à Propriedade Industrial.

Em primeiro nível, consagra a Constituição Federal de 1988 por meio do artigo 5º, inciso XXIX, como direito e garantia fundamental da sociedade, a proteção às marcas e aos signos distintivos em geral, sendo que sua violação, em si só, acarreta um prejuízo ao desenvolvimento econômico e tecnológico do país.

Nos termos da Lei de Propriedade industrial (LPI), o registro de marca confere ao titular o direito de exclusividade sobre determinado sinal em âmbito nacional.

Como corolário disso, tem-se que caberá ao titular o direito de usar e proteger a sua marca contra o uso indevido por parte de terceiros, de forma a evitar prejuízos a si e ao consumidor, pela possibilidade de confusão e associação entre sociedades distintas. Em reforço, a mesma lei define que ao titular de registro de marca é atribuído o direito de zelar pela sua integridade material e reputação.

Para coibir as possíveis infrações de marca, a LPI determina ser crime a reprodução, sem autorização do titular, no todo ou em parte, de marca registrada, ou a imitação de modo que possa induzir confusão.

Além disso, a mesma lei prevê como crime de concorrência desleal, quem emprega meio fraudulento para desviar a clientela alheia. Diante da proteção expressa e incondicional dos direitos marcários e da boa concorrência, não há, de fato, razão para não aplicação das sobreditas regras quando há um conflito entre os institutos – marcas e domínios.

Nossos tribunais, como no caso sob análise, não vem encontrando óbices para tal aplicação. Destaca-se não ser rara a menção ao princípio da primazia do registro que, aplicado a situação sobre questão, traduz-se em determinar que a marca registrada impediria o registro posterior de um domínio.

Torna-se simples concluir, portanto, que não seria razoável determinar a independência e a falta de submissão dos nomes de domínio às regras gerais de concorrência desleal e marcarias, apenas porque não há uma avaliação anterior ao registro do domínio ou, ainda, porque a legislação apenas prevê requisitos formais para legalização deste. Cabe, como bem julgou a 8ª Câmara Cível, a total aplicabilidade de tais regras, tendo as resoluções concernentes aos nomes de domínio que ser interpretadas de forma sistemática com a matéria relativa às marcas e a boa concorrência.

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