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Pfizer Limited vs. Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI

08/02/11

2ª. Seção do Superior Tribunal de Justiça: Discussão acerca do prazo de proteção de patente pipeline1 . Entende-se pela contagem do prazo remanescente de proteção a partir da data do primeiro depósito no exterior que originou a patente de revalidação. (Decisão de 28/04/2010 ? Recurso Especial nº 731.101/RJ ? Relator: Min. João Otávio de Noronha)

Comentários:

Trata-se de demanda em que a empresa Pfizer Limited, titular das patentes pipeline PI1100088-0, PI1100028-7 (protege o medicamento Viagra) e PI1100022-8, intenta contra o INPI com base no disposto no artigo 230, § 4º, da Lei de Propriedade Industrial ? LPI2 .

Com efeito, quando o mecanismo de revalidação de patentes estrangeiras (conhecido como pipeline) foi criado, o INPI passou a concedê-las com um prazo de proteção de 20 anos a partir das respectivas datas de depósitos mais antigas. Isso, segundo titulares de patentes, violou o disposto no artigo 230, §4º, da LPI , que determina que o prazo de proteção da patente pipeline será o prazo remanescente da proteção concedido no país de origem (país onde ocorreu o depósito mais antigo), limitado a 20 anos do depósito no Brasil (e não o prazo limitado a 20 anos do depósito mais antigo, como entendeu o INPI).

Com a finalidade de obter o prazo disposto no artigo 230, §4º, da LPI, foram ajuizadas diversas ações contra o INPI.

Nesta esteira, a presente ação foi ajuizada para corrigir os prazos de proteção das patentes pipeline PI1100088-0, PI1100028-7 (protege o medicamento Viagra) e PI1100022-8.

A sentença de primeira instância julgou procedente o pedido da Pfizer para condenar o INPI a corrigir os prazos de proteção de suas patentes em conformidade com o disposto no artigo 230, §4º, da LPI4.

Por meio de decisão unânime, a 6ª. Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve a decisão de primeira instância, ressaltando que os prazos de proteção das patentes pipeline deveriam ser contados a partir da data de depósito no Brasil e deveriam expirar nas mesmas datas de proteção das patentes correspondentes concedidas no país onde foi efetuado o primeiro pedido de patente.

O INPI interpôs recurso ao Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento realizado por sua 2ª Seção (formada pelas duas Turmas de Direito Privado), reformou as decisões de 1ª e 2ª instâncias sob o entendimento de que os prazos de proteção das patentes pipeline deveriam ser de 20 anos, contados a partir de suas datas de depósitos mais antigas (exatamente como defendido pelo INPI).

Essa decisão estabeleceu uma mudança no entendimento no STJ, uma vez que, até aquele momento, havia uma divergência sobre essa matéria.

Destaca-se que a ação contou com a participação de associações que defendem os interesses dos laboratórios produtores de medicamentos genéricos e dos laboratórios multinacionais, envolvendo grande interesse por parte da imprensa.

O novo precedente passou a influenciar a posição dos Tribunais inferiores sobre a matéria, fazendo com que Desembargadores e Juízes mudassem seus entendimentos para se alinharem à atual posição STJ.

1 Mecanismo transitório e excepcional, regulado pelo artigo 230 da Lei de Propriedade Industrial, que visou garantir aos inventores estrangeiros a possibilidade de obter uma proteção remanescente aos seus inventos que não eram passíveis de proteção no Brasil até 1995, através de revalidações de suas patentes previamente concedidas no exterior (produtos químicos, agroquímicos, medicamentos e similares).

2 § 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo ? pipelines ? o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.

3Vide item supra.

4Vide item supra.

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