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Construtora Ype Ltda vs. Ype Engenharia Ltda

19/10/11

2ª. Turma especializada do TRF/2ª. Região

a) Nome Comercial versus marca registrada no INPI. Ação de nulidade do registro da marca YPE da ré/apelante ao argumento de conflitar com o nome empresarial da autora composto de igual denominação fantasiosa, cujos atos constitutivos foram arquivados muitos anos antes na Junta Comercial de Brasília. b) Direito de precedência consagrado no artigo 129, parágrafo 1º da LPI (Lei no. 9.279/1996), desacolhido. c) Nas ações de nulidade de registros de marca o INPI deve figurar como réu e não assistente litisconsorcial como por este postulado em preliminar. (acórdão unânime proferido pela 2ª. Turma Especializada do TRF/2ª. Região, nos autos da Apelação Cível no. 2004.51.01.534863-8, sendo relatora a Desembargadora Federal Liliane Roriz. Publicado no DJF2R de 05/09/2011).

I) A decisão em comento no que pertine aos conflitos entre nomes de empresa anteriormente constituídos e marca registrada cujo depósito no INPI foi efetuado posteriormente em relação ao arquivamento do contrato social da primeira- a empresa autora- seguiu a mesma linha que o acórdão do STJ. proferido no Resp. no. 1.204.488-RS (DJ de 02/03/2011)., na medida em que esposa entendimento segundo o qual “a tutela do nome comercial somente ocorre em âmbito nacional mediante registro complementar nas Juntas Comerciais de todos os Estados-membros, o que não ocorreu no caso em tela”. Valem aqui os comentários do advogado Filipe Fonteles Cabral tecidos acerca daquele aresto do STJ (vide link Jurisprudência em PI no site do IDS), isto é, primeiramente, de que “os estrangeiros gozam de proteção mais ampla do que os nacionais no que tange a matéria. Realmente, considerando ser o Brasil membro da Convenção da União de Paris para a proteção da propriedade industrial, na esteira do artigo 8º desta, os nomes empresariais constituídos nos demais países que a ela aderiram têm proteção em todo o território brasileiro sem a obrigação de depósito ou registro. Segue-se daí que qualquer empresa estrangeira sediada em país membro daquele tratado internacional, tem o direito de se opor a pedidos de registro de marca no Brasil, com base na anterioridade de seu nome empresarial. Em segundo lugar, se é verdade que a proteção ao nome empresarial está limitada ao Estado em cuja Junta Comercial promoveu o arquivamento de seus atos constitutivos (art. 1166 do Código Civil), não sendo oponível ao nome empresarial de outra unidade federativa, de outro lado, o registro da marca produz efeitos em todo o território nacional (artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial promulgada através da Lei no. 9.279/1996). Se concedido o registro de marca a despeito da existência de nome empresarial anterior de terceiros, ainda que em outra unidade da federação, o novo titular terá respaldo legal para usar seu sinal em todo o país, incluindo o Estado em que a empresa anterior está constituída. É nesse momento que se opera a sobreposição e, assim, o conflito de direitos, já que os efeitos do registro de marca ingressariam na esfera de proteção do nome empresarial anterior. Como não é possível o registro de marca com validade apenas em determinada parte do território nacional, o título outorgado pelo INPI necessariamente invadiria e se chocaria com direito anterior de terceiro. Estará violado, portanto, o direito constitucional da empresa ao seu nome, dentro do seu território de validade”.

II) Outrossim, com referência ao “direito de precedência” consagrado no artigo 129, parágrafo 1º., da LPI, o acórdão em apreço interpretou corretamente o espírito consubstanciado no dispositivo legal, admitindo seu exercício durante o trãmite do pedido de registro no INPI, consequentemente, negando-o após “a conclusão do procedimento administrativo e a concessão do registro, sem que tenha havido oposição por parte do direito de precedência, não cabendo a este invocá-lo para anular judicialmente o registro de outrem, ante a ocorrência da preclusão”.

III) O acórdão em tela também abordou matéria importante, nomeadamente no que diz respeito à posição processual do INPI nas ações de nulidade de registros de marca. Reformou a parte da sentença monocrática que acolheu a preliminar do órgão em que pleiteava figurar no pleito na qualidade de assistente litisconsorcial da autora, entendendo que em tais ações ” a integre na qualidade de litisconsorte passivo e unitário”, louvando-se na doutrina constante da página 340 do livro “Comentários à Lei de Propriedade Industrial”, do IDS-Instituto Dannemann Siemsen, consoante a qual “ao conceder, em favor de particular, direito de propriedade industrial, a administração, por meio de seu órgão competente, o INPI, adota um posicionamento resultado da manifestação de sua vontade. Destarte, torna-se ela responsável pela validade e eficácia desse direito, de que é beneficiário o respectivo titular. Portanto, a responsabilidade do INPI no caso de constituição de direito de propriedade industrial que infringe disposição legal é direta, e, como tal, é ele entidade diretamente interessada na ação de nulidade”.

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